作者：趙根喜 隆天知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 資深專(zhuān)利代理人、律師

專(zhuān)利法第三十三條規(guī)定，申請(qǐng)人可以對(duì)其專(zhuān)利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。專(zhuān)利法的該條規(guī)定，既賦予了申請(qǐng)人在申請(qǐng)文件提交之后對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的權(quán)利，也對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)文件的修改作出了限制。專(zhuān)利申請(qǐng)文件的修改伴隨著專(zhuān)利申請(qǐng)的多個(gè)過(guò)程，不同的修改機(jī)會(huì)，會(huì)有不同的修改限制；且同一申請(qǐng)主題，在不同國(guó)家申請(qǐng)、分案、提交PCT等情況下，也會(huì)涉及到對(duì)申請(qǐng)文件的修改。

對(duì)于同一申請(qǐng)，如表1所示，在申請(qǐng)的不同階段，會(huì)有不同的修改限制，但至少要符合專(zhuān)利法三十三條的規(guī)定，不能修改超范圍。對(duì)于不符合專(zhuān)利法三十三條的修改，即使審查員沒(méi)有指出修改超范圍的問(wèn)題，授權(quán)后也會(huì)留有被無(wú)效的隱患，影響專(zhuān)利的穩(wěn)定性。以下針對(duì)幾個(gè)主要的修改時(shí)機(jī)逐一闡述。

表1

1、主動(dòng)修改

專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)峤缓?，第一個(gè)修改專(zhuān)利申請(qǐng)文件的機(jī)會(huì)是實(shí)施細(xì)則第51條第1、2款規(guī)定的主動(dòng)修改，發(fā)明是在提出實(shí)質(zhì)審查時(shí)和收到進(jìn)實(shí)審?fù)ㄖ掌鸬娜齻€(gè)月內(nèi)，實(shí)用新型和外觀則是自申請(qǐng)人起的兩個(gè)月內(nèi)，在實(shí)務(wù)中，發(fā)明多在提交時(shí)同時(shí)提實(shí)審，因此發(fā)明的主動(dòng)修改時(shí)機(jī)主要在收到進(jìn)實(shí)審?fù)ㄖ掌鸬娜齻€(gè)月內(nèi)。

主動(dòng)修改時(shí)可以重新撰寫(xiě)權(quán)利要求，增加獨(dú)立權(quán)利要求或從屬權(quán)利要求，可以修改說(shuō)明書(shū)，但如果補(bǔ)充實(shí)施例，則通常會(huì)修改超范圍。這也說(shuō)明，雖然申請(qǐng)文件在申請(qǐng)過(guò)程中可以修改，但畢竟修改會(huì)受到很多限制，雖然主動(dòng)修改的限制在各種修改機(jī)會(huì)中算是相對(duì)較少，但畢竟不是重寫(xiě)申請(qǐng)文件，因此一份高質(zhì)量的撰寫(xiě)文件仍然是很必要的。

2、答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)的修改

答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)，包括初審的補(bǔ)正和通知書(shū)、實(shí)審的通知書(shū)等，應(yīng)當(dāng)針對(duì)通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行修改。并且，答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)對(duì)申請(qǐng)文件的修改，既不能超出原始申請(qǐng)文件記載的范圍，也不能擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍，例如在刪除技術(shù)特征時(shí)要慎重，以免不被審查員所接受。

在答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)，通常在于對(duì)比文件進(jìn)行技術(shù)比對(duì)后，發(fā)現(xiàn)說(shuō)明書(shū)記載的一些技術(shù)內(nèi)容未被對(duì)比文件公開(kāi)，這時(shí)，會(huì)有一些疑惑，是否需要把說(shuō)明書(shū)的所有內(nèi)容都寫(xiě)進(jìn)權(quán)利要求書(shū)中，如果概括，如果刪掉一些內(nèi)容，會(huì)不會(huì)被審查員認(rèn)為修改超范圍？在實(shí)務(wù)中，并不是說(shuō)完全不允許概括，例如，92662號(hào)復(fù)審決定（發(fā)文日2015年07月14日）就指出完全可以對(duì)該部分內(nèi)容進(jìn)行合理的概括而撰寫(xiě)相關(guān)的權(quán)利要求，不必完全將說(shuō)明書(shū)中記載的所有技術(shù)特征都寫(xiě)入權(quán)利要求中，只要概括的內(nèi)容可以從說(shuō)明書(shū)記載的技術(shù)方案中直接地、毫無(wú)疑義地確定即可。

另外，是否可以將上位概念替換為具體的下位概念？由于下位概念能破壞上位概念的新穎性，因此將上位概念修改為下位概念，會(huì)使修改后的申請(qǐng)文件相比原申請(qǐng)文件具有新穎性，因此，是不被接受的修改。

實(shí)務(wù)中，發(fā)明人在閱讀對(duì)比文件后，能找出與對(duì)比文件的諸多不同，但有時(shí)這些不同未必記載在原始申請(qǐng)文件中，這要求代理人在撰寫(xiě)前要進(jìn)行盡可能詳盡的檢索，在說(shuō)明書(shū)中有針對(duì)性的記載，使得在修改申請(qǐng)文件時(shí)有的放矢。

3、復(fù)審時(shí)的修改

如果專(zhuān)利申請(qǐng)被駁回，在提出復(fù)審請(qǐng)求、答復(fù)復(fù)審?fù)ㄖ獣?shū)（包括復(fù)審請(qǐng)求口頭審理通知書(shū)）或者參加口頭審理時(shí)，可以對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，權(quán)利要求和說(shuō)明書(shū)等均可修改。但與答復(fù)審查意見(jiàn)不同的是，復(fù)審的修改還需符合實(shí)施細(xì)則第六十一條第一款的規(guī)定，也即復(fù)審請(qǐng)求人對(duì)申請(qǐng)文件的修改應(yīng)當(dāng)僅限于消除駁回決定及合議組指出的缺陷。

按照上述規(guī)定，擴(kuò)大權(quán)利要求保護(hù)范圍、改變權(quán)利要求類(lèi)型、增加權(quán)利要求等均通常不被接受。而對(duì)于針對(duì)駁回決定指出的缺陷未涉及的權(quán)利要求或說(shuō)明書(shū)進(jìn)行修改，通常不被接受，除非是修改明顯文字錯(cuò)誤，或者修改與駁回決定所指出缺陷性質(zhì)相同的缺陷。因此，在駁回理由只是針對(duì)部分權(quán)利要求時(shí)，修改更應(yīng)慎重。

4、無(wú)效程序中的修改

在無(wú)效程序中，發(fā)明或者實(shí)用新型的修改僅限于權(quán)利要求書(shū)，且不能修改主題名稱(chēng)，且一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書(shū)中的技術(shù)特征，而外觀在無(wú)效程序中不能修改專(zhuān)利文件。權(quán)利要求的修改，也僅限于是權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除。

對(duì)于實(shí)用新型專(zhuān)利，由于沒(méi)有實(shí)質(zhì)審查程序，因此，在沒(méi)有補(bǔ)正的情況下，原始權(quán)利要求就是授權(quán)權(quán)利要求。因此，某種意義上講，實(shí)用新型的撰寫(xiě)難度要比發(fā)明更大，既要有一個(gè)合適的保護(hù)范圍，又要顧及將來(lái)可能的刪除合并修改方式的修改。

因此，實(shí)用新型撰寫(xiě)時(shí)需要注意。例如，最佳的一個(gè)或幾個(gè)技術(shù)方案，即使不直接寫(xiě)一個(gè)從屬權(quán)利要求，也需要能夠通過(guò)刪除和合并的方式而得到。對(duì)于發(fā)明，在實(shí)審階段進(jìn)行修改時(shí)，也需要注意類(lèi)似的問(wèn)題。

5、消除缺陷的修改

也有一種情況，即使不在主動(dòng)修改的期限內(nèi)，如果修改的文件消除了原申請(qǐng)文件存在的缺陷，并且具有被授權(quán)的前景，則該修改文件也可以接受。答電話通知，主動(dòng)補(bǔ)正等均屬于該情形。

從以上的各階段的修改可以看出，增加實(shí)施例，普遍為不被接受的修改。之所以增加實(shí)施例不被接受，是因?yàn)樵谠忌暾?qǐng)文件沒(méi)有公開(kāi)的情況下，增加實(shí)施例明顯超過(guò)了原始文件記載的范圍。而在什么情況下可以增加實(shí)施例呢？通常是在要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)而在國(guó)內(nèi)提出在后申請(qǐng)、要求外國(guó)優(yōu)先權(quán)在國(guó)外提出申請(qǐng)等情況。對(duì)于要求優(yōu)先權(quán)的情形，要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)和被要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)不是一個(gè)申請(qǐng)，各自有各自的原始記載的內(nèi)容，只要要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的權(quán)利要求記載在先申請(qǐng)的專(zhuān)利申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)或說(shuō)明書(shū)中，即可要求到在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。而在后申請(qǐng)中，可以增加實(shí)施例，只是關(guān)于這些實(shí)施例的權(quán)利要求，并不能要求到在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

另外，還有兩種情形的修改。這里提一下，一是分案，分案與母案雖然是兩個(gè)不同的申請(qǐng)，但由于分案的申請(qǐng)日是母案的申請(qǐng)日，因此，在分案時(shí)，并不能在申請(qǐng)文件中增加新的內(nèi)容。另外一個(gè)是PCT申請(qǐng)及其進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段的申請(qǐng)，由于被視為同一申請(qǐng)的不同階段，因此，也要求對(duì)于進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段的申請(qǐng)的修改不能超出PCT申請(qǐng)記載的范圍。

綜合以上修改的情形可知，雖然在提交申請(qǐng)后有多次修改申請(qǐng)文件的機(jī)會(huì)，但是，能做的修改畢竟有限，且修改不能超出原始記載的范圍。因此，在形成申請(qǐng)文件時(shí)，要在說(shuō)明書(shū)中盡可能記載詳盡的技術(shù)方案，必要時(shí)在說(shuō)明書(shū)中也要保留中間多層次的概括，以在與對(duì)比文件有實(shí)質(zhì)區(qū)別的前提下盡可能爭(zhēng)取更大的保護(hù)范圍。