作者：梁忠益 專(zhuān)利代理師

在近來(lái)的專(zhuān)利代理實(shí)踐中，越來(lái)越容易陷入“審查員認(rèn)為是公知常識(shí)-代理人堅(jiān)持不是公知常識(shí)-駁回-提復(fù)審堅(jiān)持不是公知常識(shí)-合議組堅(jiān)持公知常識(shí)維持駁回”的死循環(huán)和怪圈，因此針對(duì)新的審查形勢(shì)，改變答辯思路，從更多的角度考慮更多其他的答辯方式很有必要。

正如審查指南第二部分第四章中所說(shuō)的：“本節(jié)（第二部分第四章第3節(jié)）中發(fā)明類(lèi)型的劃分主要是依據(jù)發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征的特點(diǎn)作出的，這種劃分僅是參考性的，審查員在審查申請(qǐng)案時(shí)，不要生搬硬套，而要根據(jù)每項(xiàng)發(fā)明的具體情況，客觀地做出判斷”，因此相對(duì)應(yīng)地，代理人也很有必要根據(jù)每項(xiàng)發(fā)明的具體情況靈活地進(jìn)行創(chuàng)造性答辯。

一、三步法以外的創(chuàng)造性判斷的類(lèi)型（審查指南第二部分第四章第4-5節(jié)）（一）、幾種不同類(lèi)型發(fā)明的創(chuàng)造性判斷（審查指南第二部分第四章第4節(jié)）

１、開(kāi)拓性發(fā)明是指一種全新的技術(shù)方案，在技術(shù)史上未曾有過(guò)先例，它為人類(lèi)科學(xué)技術(shù)在某個(gè)時(shí)期的發(fā)展開(kāi)創(chuàng)了新紀(jì)元。 開(kāi)拓性發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性。

２、組合發(fā)明是指將某些技術(shù)方案進(jìn)行組合，構(gòu)成一項(xiàng)新的技術(shù)方案，以解決現(xiàn)有技術(shù)客觀存在的技術(shù)問(wèn)題。在進(jìn)行組合發(fā)明創(chuàng)造性的判斷時(shí)通常需要考慮：組合后的各技術(shù)特征在功能上是否彼此相互支持、組合的難易程度、現(xiàn)有技術(shù)中是否存在組合的啟示以及組合后的技術(shù)效果等。

３、選擇發(fā)明 是指從現(xiàn)有技術(shù)中公開(kāi)的寬范圍中，有目的地選出現(xiàn)有技術(shù)中未提到的窄范圍或個(gè)體的發(fā)明。 在進(jìn)行選擇發(fā)明創(chuàng)造性的判斷時(shí)，選擇所帶來(lái)的預(yù)料不到的技術(shù)效果是考慮的主要因素。

４、轉(zhuǎn)用發(fā)明是指將某一技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)轉(zhuǎn)用到其他技術(shù)領(lǐng)域中的發(fā)明。通常需要考慮：轉(zhuǎn)用的技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)近、是否存在相應(yīng)的技術(shù)啟示、轉(zhuǎn)用的難易程度、是否需要克服技術(shù)上的困難、轉(zhuǎn)用所帶來(lái)的技術(shù)效果等。

５、已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明是指將已知產(chǎn)品用于新的目的的發(fā)明。通常需要考慮：新用途與現(xiàn)有用途技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)近、新用途所帶來(lái)的技術(shù)效果等。

６、要素變更的發(fā)明 要素變更的發(fā)明，包括要素關(guān)系改變的發(fā)明、要素替代的發(fā)明和要素省略的發(fā)明。通常需要考慮：要素關(guān)系的改變、要素替代和省略是否存在技術(shù)啟示、其技術(shù)效果是否可以預(yù)料等。

（二）、判斷發(fā)明創(chuàng)造性時(shí)需考慮的其他因素（審查指南第二部分第四章第5節(jié)）

當(dāng)申請(qǐng)屬于以下情形時(shí)，審查員應(yīng)當(dāng)予以考慮，不應(yīng)輕易作出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。相應(yīng)的在答辯中，代理人也可以以下情形為理由爭(zhēng)辯發(fā)明具備創(chuàng)造性。

１、發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題 如果發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題，這種發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性。

２、發(fā)明克服了技術(shù)偏見(jiàn)  技術(shù)偏見(jiàn)，是指在某段時(shí)間內(nèi)、某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域中，技術(shù)人員對(duì)某個(gè)技術(shù)問(wèn)題普遍存在的、偏離客觀事實(shí)的認(rèn)識(shí)，它引導(dǎo)人們不去考慮其他方面的可能性，阻礙人們對(duì)該技術(shù)領(lǐng)域的研究和開(kāi)發(fā)。如果發(fā)明克服了這種技術(shù)偏見(jiàn)，采用了人們由于技術(shù)偏見(jiàn)而舍棄的技術(shù)手段，從而解決了技術(shù)問(wèn)題，則這種發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性。

３、發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果 發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預(yù)期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，事先無(wú)法預(yù)測(cè)或者推理出來(lái)。當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時(shí)，一方面說(shuō)明發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，同時(shí)也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見(jiàn)的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

４、發(fā)明在商業(yè)上獲得成功 當(dāng)發(fā)明的產(chǎn)品在商業(yè)上獲得成功時(shí)，如果這種成功是由于發(fā)明的技術(shù)特征直接導(dǎo)致的，則一方面反映了發(fā)明具有有益效果，同時(shí)也說(shuō)明了發(fā)明是非顯而易見(jiàn)的，因而這類(lèi)發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性。

以上可統(tǒng)稱(chēng)為三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類(lèi)型。

二、需要進(jìn)行三步法以外的創(chuàng)造性判斷的可能情形

由于采用三步法以外的方式進(jìn)行創(chuàng)造性答辯，其被審查員認(rèn)可的可能性或者說(shuō)發(fā)明被授權(quán)的前景具有很大的不確定性，因此這樣的答辯方式在大多數(shù)情況下顯然并非代理人的首選，因此我們建議通常只有遇到以下幾種情形時(shí)可以考慮采用三步法以外的方式進(jìn)行創(chuàng)造性答辯：

1、當(dāng)發(fā)明明顯屬于典型的上述的三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類(lèi)型之一，在答辯中自然應(yīng)該明確向?qū)彶閱T指出該發(fā)明屬于上述的三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類(lèi)型之一從而應(yīng)該具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步因此具備創(chuàng)造性，由此應(yīng)該能夠明顯提高該發(fā)明被授權(quán)的可能性。

2、當(dāng)發(fā)明按照常規(guī)的答辯方法進(jìn)行答辯明顯已經(jīng)難以說(shuō)服審查員改變沒(méi)有創(chuàng)造性的觀點(diǎn)時(shí)，有必要考慮和挖掘發(fā)明是否屬于上述的三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類(lèi)型之一，也就是說(shuō)盡量往這十種類(lèi)型上靠。

3、很多時(shí)候，可以采取兩種答辯方式（三步法和三步法以外）同時(shí)進(jìn)行，以進(jìn)一步提高該發(fā)明被授權(quán)的可能性。

三、案例分享

雖然以上一共列出了三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類(lèi)型，但其中實(shí)際上在專(zhuān)利代理實(shí)踐中相對(duì)更常見(jiàn)的是發(fā)明克服了技術(shù)偏見(jiàn)、發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果、要素變更（主要是省略）的發(fā)明以及轉(zhuǎn)用發(fā)明等幾種情形，以下為相關(guān)的案例：

1、發(fā)明克服了技術(shù)偏見(jiàn)的案例（案號(hào)：132154TW01，已授權(quán)）

主要答辯過(guò)程如下：

獨(dú)立權(quán)利要求1相比于對(duì)比文件1（CN101123460）至少包括如下區(qū)別技術(shù)特征：于依據(jù)該頻譜分析結(jié)果來(lái)調(diào)整該傳送端的該至少一校正系數(shù)之前，在該至少一校正系數(shù)具有一預(yù)設(shè)初始設(shè)定之下，依據(jù)該頻譜分析結(jié)果來(lái)調(diào)整該測(cè)試信號(hào)；其中若該頻譜分析結(jié)果指出所接收到的該測(cè)試信號(hào)的功率小于一預(yù)定功率，則通知該傳送端增加該測(cè)試信號(hào)的功率；以及若該頻譜分析結(jié)果指出該測(cè)試信號(hào)的多個(gè)諧波功率大于背景噪聲，則通知該傳送端減少該測(cè)試信號(hào)的功率。

在審查意見(jiàn)中，審查員在評(píng)述申請(qǐng)人前次的意見(jiàn)陳述時(shí)認(rèn)為“本領(lǐng)域技術(shù)人員熟知，測(cè)試信號(hào)的功率過(guò)大或者過(guò)小都會(huì)影響校正的準(zhǔn)確性，而測(cè)試信號(hào)功率的大小是通過(guò)接收方的反饋獲得的，即需要根據(jù)接收信號(hào)方的反饋來(lái)調(diào)整測(cè)試信號(hào)。因此，在通過(guò)測(cè)試信號(hào)調(diào)整校正系數(shù)之前，本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到先根據(jù)接收方的反饋，將測(cè)試信號(hào)調(diào)整到合適的范圍，這不需要克服技術(shù)上的障礙，其取得的技術(shù)效果也是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)期的”。

對(duì)此審查意見(jiàn)，申請(qǐng)人不能認(rèn)同，并陳述理由如下（摘抄主要部分）：無(wú)論是從對(duì)比文件1給出的技術(shù)啟示還是從本領(lǐng)域技術(shù)人員甚至是普通人的思維慣性來(lái)看，為了實(shí)現(xiàn)校正的目的通常都是會(huì)想到不斷地根據(jù)頻譜分析的結(jié)果來(lái)不斷地增加或者減?。ɑ蛘哒f(shuō)調(diào)整）校正系數(shù)以使結(jié)果不斷地逼近理想值，而不會(huì)想到去調(diào)整測(cè)試信號(hào)的功率，因此從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)可以說(shuō)本申請(qǐng)打破了人們的思維慣性或者說(shuō)克服了技術(shù)偏見(jiàn)。由此可見(jiàn)，根據(jù)審查指南第二部分第四章關(guān)于創(chuàng)造性的審查原則和評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，無(wú)論是從非顯而易見(jiàn)性還是從打破了人們的思維慣性（或者說(shuō)克服了技術(shù)偏見(jiàn)）的角度來(lái)說(shuō)，本申請(qǐng)權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案都具有創(chuàng)造性。

2、發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果的案例（案號(hào)：134700TW01，已授權(quán)）

主要答辯過(guò)程如下：

修改后的權(quán)利要求4與對(duì)比文件1和2相比至少存在區(qū)別技術(shù)特征“在一除塵模態(tài)下，該第一風(fēng)扇進(jìn)行反轉(zhuǎn)操作，以提供除塵效果”?；凇霸摰谝伙L(fēng)扇進(jìn)行反轉(zhuǎn)操作，以提供除塵效果”的區(qū)別技術(shù)特征，本申請(qǐng)可實(shí)現(xiàn)“外部空氣流動(dòng)可以改變方向，因此即使有塵附著現(xiàn)象，也會(huì)因空氣流動(dòng)的反向而被吹落，塵堆積問(wèn)題可以被大幅改善”（參見(jiàn)說(shuō)明書(shū)第4頁(yè)第16-18行）這一出人預(yù)料的技術(shù)效果，因?yàn)閷?duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，為了改善除塵效果，往往只會(huì)想到加大風(fēng)力或者減小風(fēng)阻使風(fēng)流動(dòng)更順暢而不會(huì)想到反吹。由于出人預(yù)料的技術(shù)效果因此具有創(chuàng)造性。

3、要素省略的發(fā)明的案例（案號(hào)：144443TW01，已授權(quán)）

主要答辯過(guò)程如下：

對(duì)比文件2的主要反相器串接的是（由對(duì)置的兩個(gè)晶體管構(gòu)成的）可變延遲單元而不是本申請(qǐng)的電阻，而且比本申請(qǐng)還多了與前饋反相器串接的晶體管。

最關(guān)鍵的是，就對(duì)比文件2中的可變延遲單元與本申請(qǐng)中的電阻所起的作用而言明顯不同，兩者無(wú)法相互替代。對(duì)比文件2中的可變延遲單元利用的是其中的高阻抗晶體管從開(kāi)啟到建立飽和電流需要一定的時(shí)間（或者說(shuō)晶體管的等效電容的充放電時(shí)間）而起到的對(duì)信號(hào)傳輸?shù)难舆t作用（參見(jiàn)對(duì)比文件2說(shuō)明書(shū)第[0041]段等）；而本申請(qǐng)主要是使用了電阻的分壓作用（而晶體管完全導(dǎo)通后集-射電壓/電阻幾乎可以忽略不計(jì)）從而使某一主要反相器與相應(yīng)的前饋反相器不會(huì)共享一個(gè)共同的輸出電壓V0而避免了爭(zhēng)用現(xiàn)象，當(dāng)然本申請(qǐng)的電阻也和對(duì)比文件2中的可變延遲單元一樣起到了可變延遲（通過(guò)選擇不同的電阻值）的作用，但總體來(lái)說(shuō)本申請(qǐng)的電阻起到了一舉兩得的作用，達(dá)到了比對(duì)比文件2更多更好的技術(shù)效果。也就是說(shuō)，本申請(qǐng)通過(guò)比對(duì)比文件2更少的器件、更簡(jiǎn)單的電路、更簡(jiǎn)單容易的控制/操作方法/邏輯和更低的功耗及成本實(shí)現(xiàn)了比對(duì)比文件2更多更好的技術(shù)效果，單就這一點(diǎn)（省略要素的發(fā)明）來(lái)說(shuō)，本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件2就具有創(chuàng)造性。

4、轉(zhuǎn)用發(fā)明的案例（案號(hào)：LZ140390CN01，審查員更換對(duì)比文件）

主要答辯過(guò)程如下：

本申請(qǐng)屬于典型的轉(zhuǎn)用發(fā)明申請(qǐng)，申請(qǐng)人認(rèn)為本申請(qǐng)符合轉(zhuǎn)用發(fā)明的創(chuàng)造性條件，因而具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性，具體理由如下。

1、首先，本申請(qǐng)轉(zhuǎn)用的是通信領(lǐng)域的技術(shù)，而本申請(qǐng)屬于電鏟設(shè)備領(lǐng)域或者說(shuō)礦產(chǎn)挖掘設(shè)備領(lǐng)域，顯然兩者的技術(shù)領(lǐng)域相距很遠(yuǎn)，并不類(lèi)似或相近。

2、其實(shí)最重要的是，根據(jù)《審查指南》第二部分第四章4.4節(jié)（2）的規(guī)定：“如果這種轉(zhuǎn)用能夠產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，或者克服了原技術(shù)領(lǐng)域中未曾遇到的困難，則這種轉(zhuǎn)用發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性”，也就是轉(zhuǎn)用發(fā)明申請(qǐng)只要滿足上述帶下劃線的兩個(gè)條件之一即具備創(chuàng)造性。而首先，從技術(shù)效果來(lái)說(shuō)，本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)能產(chǎn)生以下技術(shù)效果：1) 由于礦用電鏟上下車(chē)信號(hào)傳輸采用了無(wú)線通信方式，使得滑環(huán)高度可以降低，從而使結(jié)構(gòu)更加簡(jiǎn)單、實(shí)用，在拆裝時(shí)更加方便；2) 礦用電鏟上下車(chē)部分通信信息量不受滑環(huán)數(shù)量限制；3) 增強(qiáng)了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性，降低滑環(huán)維護(hù)難度和成本；4) 藍(lán)牙通信保證了電鏟上下車(chē)之間通信的可靠性及快速響應(yīng)。上述技術(shù)效果相對(duì)于通過(guò)滑環(huán)進(jìn)行上、下車(chē)之間的信息交換及控制的現(xiàn)有技術(shù)來(lái)說(shuō)顯然是預(yù)料不到的技術(shù)效果。第二，從克服原技術(shù)領(lǐng)域中未曾遇到的困難來(lái)說(shuō)，本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案克服許多通信領(lǐng)域不會(huì)遇到的困難，比如強(qiáng)烈的聲光電的干擾、高濕度的環(huán)境、劇烈的震動(dòng)以及超高溫和超低溫（如-40°C~80°C）的影響等。可見(jiàn)，本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案克服了許多技術(shù)上的困難，且取得了極好的效果，所以無(wú)論從上述兩個(gè)條件的哪個(gè)方面來(lái)說(shuō)都具備創(chuàng)造性。

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