作者：李靜 專利代理人

在專利實質審查階段中，申請人和專利代理人常會收到這樣的審查意見，審查員承認對比文件未公開本申請的某個或某幾個區(qū)別技術特征，但是審查員認為“此區(qū)別技術特征是本領域技術人員容易想到的”、“是本領域技術人員的慣用技術手段，屬于本領域公知常識”。由于這樣的評述通常沒有文獻證據(jù)，常常令申請人和專利代理人不知如何辯駁。

目前中國專利實質審查中，創(chuàng)造性的評判主要使用“三步法”判斷標準，即確定最接近的現(xiàn)有技術、確定區(qū)別特征并基于區(qū)別特征確定本申請實際解決的技術問題、判斷本發(fā)明對于本領域技術人員是否具有非顯而易見性?！叭菀紫氲健焙汀肮鳖悓彶橐庖娬沁\用“三步法”判斷方法中當區(qū)別特征看似不具有實質性特點時得到的結論?！叭椒ā币子诓僮鳎捎谠谂袛喾秋@而易見性時存在主觀因素，尤其是在已知本發(fā)明技術方案的前提下評價本發(fā)明的創(chuàng)造性容易導致“后見之明”的錯誤，本發(fā)明的創(chuàng)造性往往被低估。因此，“容易想到”和“公知”類審查意見難以反證但值得一駁。

專利審查指南還規(guī)定了除“三步法”判斷方法以外，判斷發(fā)明創(chuàng)造性時需考慮其他因素，例如，發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術難題、發(fā)明克服了技術偏見、發(fā)明取得了預料不到的技術效果、發(fā)明在商業(yè)上獲得成功。

面對“容易想到”和“公知”類審查意見，很多代理人希望能藉由陳述本發(fā)明具有這些因素之一而具備創(chuàng)造性。然而，試圖通過證明本發(fā)明屬于這幾種因素的情況來克服“容易想到”和“公知”類審查意見在實踐中不太容易操作，也不太容易被審查員接受。例如，尤其在機電領域，很難說服審查員本發(fā)明取得的技術效果是預料不到的，而商業(yè)上的成功也很難證明沒有受到其他因素例如營銷方式等的影響。至于“發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術難題”和“發(fā)明克服了技術偏見”這兩種因素也并不符合大多數(shù)發(fā)明申請尤其是遭遇“容易想到”和“公知”類審查意見的發(fā)明申請的實際情況。

在“三步法”仍是創(chuàng)造性評判的主流標準的前提下，筆者在專利代理實踐中總結了一種應對“容易想到”和“公知”類審查意見的較為通用的答辯思路。

一、整體比較本發(fā)明和對比文件，擴大區(qū)別

與處理大多數(shù)創(chuàng)造性審查意見一樣，首先應整體研讀本申請和各個對比文件，盡可能的找到本發(fā)明和對比文件的其他區(qū)別特征或者相同特征的不同作用。這就要求對于本申請和對比文件，不僅了解其技術方案和其中各個技術特征，還要了解整體技術方案要解決的技術問題以及各個特征所起的作用。只有本申請和對比文件中各個特征所起的作用相同時才能暫且認同本申請的特征被對比文件公開了，否則，即便是相同的技術特征但起到不同的作用也不能認為是對應的技術特征。在實踐中，本申請和對比文件未必會明確描述各個技術特征的具體作用，常常需要從字里行間去仔細推敲。

另外，如果在這一步驟中能夠幸運地發(fā)現(xiàn)其他區(qū)別特征或對應特征的不同作用，為了提高答辯成功幾率，最好修改權利要求以體現(xiàn)這種區(qū)別。

舉例而言，本發(fā)明要求保護一種液晶顯示裝置，其中本申請的一個技術特征是具有蔽光作用的支撐肋，審查員認為對比文件液晶顯示裝置中的支承框可以對應于本發(fā)明的支撐肋，雖然對比文件中沒有明確提及支承框有蔽光作用，但是利用支承框進行蔽光是本領域技術人員很容易想到的。

面對這樣的審查意見，代理人仔細分析對比文件后發(fā)現(xiàn)，對比文件的整體技術方案中設置支承框是為了將面光源元件固定于作為背光源的支承基板，對比文件中不僅未提及支承框具有蔽光作用，并且還記載了“支承框邊界處亮度變高而發(fā)生光泄漏”。這表明對比文件的支承框與本申請的具有蔽光作用的支撐肋作用完全不同，設置支承框并不能當然地起到蔽光作用，有可能還會漏光。再仔細分析本發(fā)明和對比文件，發(fā)現(xiàn)本發(fā)明中的支撐肋與光源的相對位置相比較對比文件中支承框與光源的相對位置略有區(qū)別，這是導致本發(fā)明中支撐肋可以起到蔽光作用的必要的結構特征。因此，在答辯審查意見時，將此支撐肋與光源的相對位置的結構特征補充到權利要求中，并且陳述本發(fā)明的支撐肋與對比文件的支承框在結構和作用上均不相同，最后成功獲得授權。

二、重新構建本發(fā)明實際解決的技術問題

接著，如果經(jīng)過上一步驟的比對，本申請相對于對比文件確實只存在被審查員認為是“容易想到”或“公知”的區(qū)別技術特征，此時不要簡單認同審查員構建的本發(fā)明實際要解決的技術問題，而是重新構建本發(fā)明實際要解決的技術問題，這是克服“容易想到”和“公知”類審查意見的關鍵。

審查指南中規(guī)定應“根據(jù)該區(qū)別特征所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題”。實踐中，審查員往往將發(fā)明實際解決的技術問題等同于該區(qū)別特征本身的作用，這實際是在已知本發(fā)明區(qū)別特征的前提下抬高了創(chuàng)造性評判的起點，從而導致“容易想到”和“公知”的低判結論。作為申請人或代理人，不能認同這樣的技術問題，一定要站在由對比文件構成的現(xiàn)有技術的起點，基于區(qū)別特征給整體技術方案帶來的整體技術效果而不是區(qū)別特征本身的作用來重新構建本發(fā)明的技術問題，盡量用更上位、更為整體的視角構建技術問題。

舉例而言，本發(fā)明要求保護一種流路結構，其與對比文件的區(qū)別特征僅在于本發(fā)明的流路中多設置了一個旁路和旁路中的逆止閥。旁路和旁路中的逆止閥確實是本領域技術人員經(jīng)常使用的技術手段，審查員也認為基于此區(qū)別技術特征，本發(fā)明實際要解決的技術問題是利用旁路和旁路中的逆止閥更好地起到分流的作用，這是本領域技術人員的慣用技術手段，因此本發(fā)明不具備創(chuàng)造性。這種技術問題的構建看似合理，但并沒有看到旁路和逆止閥給整個技術方案帶來的技術效果，僅就旁路和逆止閥本身的作用來構建技術問題，其實是在評判創(chuàng)造性時帶入了本發(fā)明技術方案的教導。

答辯中，代理人指出，基于與對比文件的此區(qū)別特征，本發(fā)明實際要解決的技術問題應該是“如何增加流路的多種獨立工作模式而同時盡可能不增加流路系統(tǒng)的復雜性”。面對此技術問題，現(xiàn)有技術并未教導使用何種流路裝置、是否可以使用旁路和逆止閥、是否可以僅使用旁路和逆止閥而不需要增加其他裝置、以及將旁路和逆止閥設置在何處可以解決此技術問題，等等。因此，面對“如何增加流路的多種獨立工作模式而同時盡可能不增加流路系統(tǒng)的復雜性”這樣的技術問題，本發(fā)明在此處設置旁路和逆止閥，并且僅使用旁路和逆止閥的簡單裝置即取得“增加流路的多種獨立工作模式而同時盡可能不增加流路系統(tǒng)的復雜性”的技術效果，對本領域人員而言具有非顯而易見性。

三、強調發(fā)明過程的困難

在構建了一個整體視角的技術問題后，還可以具體說明為解決此技術問題，本領域技術人員得到本發(fā)明的技術方案需要克服的技術困難，需要考慮的技術因素等，盡可能強調發(fā)明過程的困難。

記得一位專利復審委的審查員在與代理人的某次交流會中說起過一個案例，這位審查員曾經(jīng)處理過一件發(fā)明申請，在書面審查中合議組都不認為其具有創(chuàng)造性，但是在口審中發(fā)明人向審查員詳細說明了發(fā)明的整個艱難過程，使審查員對本發(fā)明有了更深的了解，最后合議組認可了該發(fā)明的創(chuàng)造性。

這個案例啟發(fā)我們在答復創(chuàng)造性審查意見中可以不遺余力地說明得到本發(fā)明技術方案的過程，尤其是需要克服的技術困難，需要考慮的技術因素等。在申請文件的最初撰寫時，對于后來審查員認定的區(qū)別特征往往沒有過多描述。此時，需要從申請文件之外挖掘材料，不惜筆墨詳細描述得到本發(fā)明技術方案需要克服的技術困難和需要考慮的眾多技術因素，強調發(fā)明過程的不易。

舉例而言，本發(fā)明要求保護一種用于鉆井的設備，與對比文件的區(qū)別特征僅在于其具有至少一個絕緣體構件，所述至少一個絕緣體構件在鉆柱上被定位在多個測距裝置之間，并且至少一個絕緣體構件能夠操作成與地層非導電接觸。審查員認為，在對比文件已經(jīng)公開了多個測距裝置的基礎上，為了使多個測距裝置與地層接觸而將電磁信號傳遞到地表實現(xiàn)測距，同時避免其他電磁信號干擾，本領域技術人員很容易想到在多個測距裝置之間設置至少一個絕緣體構件，并且使至少一個絕緣體構件與地層非導電接觸。

這里，可以看到，審查員對技術問題的構建僅針對區(qū)別特征本身的作用就事論事，沒有看到區(qū)別特征給整體技術方案帶來的技術效果。對此，代理人首先基于說明書中記載的本發(fā)明技術方案的技術效果，將技術問題上升為“鉆柱與地層在測距裝置間的非期望的接觸將使該測距系統(tǒng)短路或者將妨礙該測距裝置最有效地發(fā)送和接收電磁信號的能力”。但是重建后的這個技術問題似乎也還是沒有太大的實現(xiàn)難度。于是需要增加發(fā)明過程難度的陳述以增強說服力。

本案中，代理人是如下陳述的：“本領域技術人員面對此技術問題，得到將至少一個絕緣體構件定位在多個測距裝置之間，并且所述至少一個絕緣體構件能夠操作成與所述地層非導電接觸的解決方案，是經(jīng)過對是否能夠在鉆柱與地層之間采用絕緣體構件，采用絕緣體構件是否會影響測距裝置的正常工作，尤其是在鉆柱長度很長時，這種絕緣體構件的非導電接觸是否能得到適當?shù)目刂?，是否可以采用多個絕緣體構件，以及如何布置絕緣體構件等一系列問題的思考后得到的，并且取得了在不影響測距裝置的正常工作的前提下防止在鉆柱與地層之間形成導電路徑、更好地控制鉆柱與地層之間的期望的和非期望的接觸的有益效果?！?。藉此成功說服審查員獲得授權。在這里，如果發(fā)明人能夠協(xié)助提供更多的發(fā)明過程中的信息，還可以進一步提高說服力。

當然，上述答辯思路并不是通用公式，面對“容易想到”和“公知”類審查意見還需就個案具體分析。以上僅是筆者分享的專利代理實踐中的心得體會，希望有助于各位申請人和代理人在答辯“容易想到”和“公知”類審查意見時打開應對思路。