作者：李靜 專(zhuān)利代理人、律師

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)越來(lái)越注重科技研發(fā)，越來(lái)越多的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品需要走出國(guó)門(mén)，而作為世界最重要的經(jīng)濟(jì)體之一的美國(guó)是眾多高新技術(shù)企業(yè)出口的重要目標(biāo)市場(chǎng)。產(chǎn)品未動(dòng)，專(zhuān)利先行，產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)前需先考慮申請(qǐng)美國(guó)專(zhuān)利保護(hù)。

目前取得美國(guó)專(zhuān)利保護(hù)一般可以通過(guò)三種方式：

一、直接在美國(guó)申請(qǐng)專(zhuān)利；

二、先在中國(guó)申請(qǐng)專(zhuān)利，然后自中國(guó)申請(qǐng)日（有優(yōu)先權(quán)日的自優(yōu)先權(quán)日）起12個(gè)月內(nèi)提出美國(guó)申請(qǐng)，依據(jù)巴黎公約要求此項(xiàng)中國(guó)申請(qǐng)（和/或其優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)）的優(yōu)先權(quán)；

三、在中國(guó)提出PCT國(guó)際申請(qǐng)，將美國(guó)作為指定國(guó)之一，然后自PCT申請(qǐng)日（有優(yōu)先權(quán)日的自優(yōu)先權(quán)日）起30個(gè)月內(nèi)進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段。其中，第三種PCT申請(qǐng)方式由于為在多個(gè)PCT成員國(guó)申請(qǐng)專(zhuān)利提供了程序的便捷和長(zhǎng)達(dá)30個(gè)月的充足考量期等原因而為申請(qǐng)人青睞。

一般而言，通過(guò)PCT方式進(jìn)入某指定國(guó)國(guó)家階段需要通過(guò)國(guó)家化（Nationalization）的程序，美國(guó)也不例外，其法律依據(jù)是美國(guó)35USC371條款。

在國(guó)家化時(shí)，會(huì)給予進(jìn)入國(guó)家階段的PCT申請(qǐng)一個(gè)美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)?，但這只是為了美國(guó)專(zhuān)利局歸檔跟蹤方便，PCT申請(qǐng)與國(guó)家化后的申請(qǐng)?jiān)诜缮蠈⒈灰暈橥患暾?qǐng)。

國(guó)家化后的申請(qǐng)文本的修改可以基于此PCT申請(qǐng)之前在國(guó)際階段所作的修改版本。如果國(guó)際檢索報(bào)告和書(shū)面意見(jiàn)已傳送給美國(guó)專(zhuān)利局，通常不再要求對(duì)國(guó)際檢索報(bào)告和書(shū)面意見(jiàn)中的對(duì)比文件再次提交IDS。如果國(guó)外優(yōu)先權(quán)文件副本已傳送給美國(guó)專(zhuān)利局，通常也無(wú)需再次提交國(guó)外優(yōu)先權(quán)文件副本（譯本除外）。

除此以外，不同于其它PCT成員國(guó)的是，一件以美國(guó)為指定國(guó)的PCT申請(qǐng)除了上述國(guó)家化途徑以外還可以有另一種進(jìn)入美國(guó)的途徑。

這是由于美國(guó)具有延續(xù)申請(qǐng)制度，其規(guī)定于母案在審有效（pending）期內(nèi)，可以基于母案提出延續(xù)申請(qǐng)（CA）或部分延續(xù)申請(qǐng)（CIP），延續(xù)申請(qǐng)或部分延續(xù)申請(qǐng)享有母案的優(yōu)先權(quán)日。

而一件以美國(guó)為指定國(guó)的PCT國(guó)際申請(qǐng)，雖然不經(jīng)過(guò)國(guó)家化程序不能正式進(jìn)入美國(guó)專(zhuān)利審查程序，但在法律上也被視為一件美國(guó)申請(qǐng)。

因此，基于一件未進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段的指定美國(guó)的PCT國(guó)際申請(qǐng)，也可以于在審有效期內(nèi)（在放棄進(jìn)入國(guó)家階段的情況下，PCT申請(qǐng)的在審有效期通常是自PCT申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月）作為母案在美國(guó)提出延續(xù)申請(qǐng)或部分延續(xù)申請(qǐng)，這就是所謂的PCT申請(qǐng)進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段的旁路途徑（Bypass），其法律依據(jù)是美國(guó)35USC111（a）條款。

PCT申請(qǐng)的美國(guó)旁路延續(xù)申請(qǐng)?jiān)诜缮媳灰暈橐患煌谠?/span>PCT申請(qǐng)的美國(guó)新申請(qǐng)，其僅享有該PCT申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日，因此美國(guó)旁路延續(xù)申請(qǐng)不在PCT條約的制約框架內(nèi)。

美國(guó)旁路延續(xù)申請(qǐng)和其它延續(xù)申請(qǐng)一樣，需提交IDS（包括國(guó)際階段的對(duì)比文件）、優(yōu)先權(quán)副本和譯本。母案PCT申請(qǐng)?jiān)趪?guó)際階段的修改將不被考慮，對(duì)于延續(xù)申請(qǐng)的申請(qǐng)文件修改均基于該延續(xù)申請(qǐng)的遞交版本。

PCT申請(qǐng)進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段的旁路途徑實(shí)質(zhì)上是放棄了原PCT申請(qǐng)，僅享受母案PCT申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日。

當(dāng)然，由于PCT申請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)入或放棄進(jìn)入國(guó)家階段之前有30個(gè)月的在審有效期，這比起巴黎公約優(yōu)先權(quán)的12個(gè)月有效期，大大延長(zhǎng)了申請(qǐng)人的考量時(shí)間。

其實(shí)，放棄原PCT申請(qǐng)并不足惜，PCT旁路申請(qǐng)脫離了國(guó)際身份成為地道的美國(guó)本國(guó)申請(qǐng)，在更加靈活自由的美國(guó)專(zhuān)利審查制度框架里反而可能對(duì)申請(qǐng)人更為有利。

下面從幾個(gè)方面比較PCT申請(qǐng)國(guó)家化途徑和旁路途徑的優(yōu)劣：

首先，旁路途徑申請(qǐng)相比較國(guó)家化途徑最顯著的優(yōu)勢(shì)可能在于，旁路途徑申請(qǐng)可以不必嚴(yán)格對(duì)應(yīng)PCT國(guó)際公布文本，申請(qǐng)人甚至可以加入新的主題（New matter）。

此時(shí)新申請(qǐng)作為原PCT申請(qǐng)的部分延續(xù)申請(qǐng)（CIP），僅超出PCT申請(qǐng)公開(kāi)內(nèi)容的部分不能享有PCT優(yōu)先權(quán)日。而PCT國(guó)家化途徑進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段的申請(qǐng)，譯本需逐字逐句地（literally）嚴(yán)格對(duì)應(yīng)PCT申請(qǐng)公開(kāi)文本。雖然在進(jìn)入國(guó)家階段時(shí)可以依據(jù)PCT 28條或41條對(duì)PCT申請(qǐng)進(jìn)行修改，但是PCT 28條或41條修改不允許超出原PCT申請(qǐng)公開(kāi)范圍。

其次，PCT申請(qǐng)國(guó)家化途徑進(jìn)入美國(guó)后如果不請(qǐng)求加快審查，審查期通常會(huì)比旁路途徑進(jìn)入的申請(qǐng)審查期長(zhǎng)，而PCT申請(qǐng)國(guó)家化途徑和旁路途徑，專(zhuān)利保護(hù)期20年都是自PCT申請(qǐng)日起算。

過(guò)長(zhǎng)的審查期導(dǎo)致不能及早獲得授權(quán)是對(duì)專(zhuān)利保護(hù)期的一種實(shí)際損害。另外，美國(guó)專(zhuān)利局可以公布也可以不公布通過(guò)國(guó)家化途徑進(jìn)入美國(guó)國(guó)際階段時(shí)所作的初步修改（Preliminary Amendment），而未公布的修改內(nèi)容不能用于計(jì)算專(zhuān)利臨時(shí)保護(hù)的侵權(quán)賠償，這對(duì)于專(zhuān)利權(quán)人是另一個(gè)潛在的專(zhuān)利權(quán)損失。

再次，PCT條約雖然為申請(qǐng)人提供了程序上的便利，使得申請(qǐng)人無(wú)需在國(guó)家階段重復(fù)提交國(guó)際階段的對(duì)比文件和優(yōu)先權(quán)副本，但前提是要求在進(jìn)入國(guó)家階段時(shí)將國(guó)際階段的這些文本從國(guó)際局傳送給美國(guó)專(zhuān)利局。

而旁路延續(xù)申請(qǐng)作為一件美國(guó)新申請(qǐng)，雖然不能享有此項(xiàng)程序便利，但是，由于很多國(guó)家專(zhuān)利局已經(jīng)和美國(guó)專(zhuān)利局之間建立了電子交換程序，利用電子交換程序遞交優(yōu)先權(quán)副本等已不再是一件繁瑣的工作。

最后，PCT申請(qǐng)國(guó)家化途徑進(jìn)入美國(guó)的申請(qǐng)，單一性審查依據(jù)PCT條約規(guī)定的發(fā)明單一性標(biāo)準(zhǔn)，通常不會(huì)收到美國(guó)審查員下發(fā)的縮限通知書(shū)（Restriction Requirement）。而作為一項(xiàng)美國(guó)申請(qǐng)，旁路申請(qǐng)則可能收到縮限通知書(shū)?？s限通知書(shū)的要求比通常的發(fā)明單一性標(biāo)準(zhǔn)高，例如，縮限通知書(shū)可能要求在方法權(quán)項(xiàng)和裝置權(quán)項(xiàng)之間選擇一組進(jìn)行審查。

然而，申請(qǐng)人無(wú)需為此憂慮，需了解美國(guó)縮限通知書(shū)高于發(fā)明單一性標(biāo)準(zhǔn)的一些要求往往僅是為了審查檢索方便的目的，對(duì)申請(qǐng)人的權(quán)利并沒(méi)有實(shí)質(zhì)影響。如方法權(quán)項(xiàng)和裝置權(quán)項(xiàng)之間的擇一，在其中一組權(quán)利要求授權(quán)后，對(duì)應(yīng)方法或裝置權(quán)項(xiàng)可以重新并入（Rejoin）授權(quán)文本。

結(jié)論

綜上對(duì)比可以看出，PCT申請(qǐng)旁路途徑進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段不僅可以享受PCT申請(qǐng)的30個(gè)月考量期的優(yōu)惠，還可以在進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段后擺脫PCT框架的約束，以單純美國(guó)申請(qǐng)的身份進(jìn)入美國(guó)。在美國(guó)專(zhuān)利審查制度下，專(zhuān)利申請(qǐng)文本的修改可以更加方便靈活，審查進(jìn)度可以得到加快，程序便利和單一性審查方面也并不一定劣于PCT國(guó)家化途徑。

某種意義上說(shuō)，PCT申請(qǐng)旁路途徑集中了PCT申請(qǐng)的長(zhǎng)考量期和美國(guó)申請(qǐng)的審查靈活高效兩種優(yōu)勢(shì)，因此，相比較傳統(tǒng)的PCT國(guó)家化途徑，Bypass旁路途徑不失為PCT申請(qǐng)進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段的較佳選擇。