作者：馬長玉 專利代理師

筆者在2019年1月29日的微信文章中，簡單介紹了日本的專利審查制度、審查意見通知書的各種類型以及答復(fù)中的部分注意點(diǎn)。在本次以及后續(xù)的討論中，將陸續(xù)列舉日本審查通知書中常見、特有的問題及其對(duì)應(yīng)方案，供從事日本代理業(yè)務(wù)的代理師參考。

1. 日本審查意見通知書中的方法權(quán)利要求不存在“執(zhí)行主體”的問題

在日本，作為方法權(quán)利要求，其主題或者步驟需要具有相應(yīng)的執(zhí)行主體。例如，

例1：“一種用于無線通信裝置的無線通信方法”，

其中，發(fā)明主題為“無線通信方法”，執(zhí)行主體為“無線通信裝置”，存在執(zhí)行主體。

例2：“一種無線通信方法，包含：步驟A，生成通信數(shù)據(jù)；以及步驟B，將所述通信數(shù)據(jù)發(fā)送給終端”，

其中，審查員可能指出通信方法或者步驟A步驟B缺乏執(zhí)行主體。

需要注意的是，在實(shí)務(wù)中，即使權(quán)利要求的方法或者步驟不存在執(zhí)行主體，審查員也不是一定會(huì)指出該問題，因此，我們僅針對(duì)審查員指出該問題的情況進(jìn)行討論。

該問題在審查意見中可能以日本專利法第36條第6項(xiàng)第2號(hào)或者第29條第1項(xiàng)的方式出現(xiàn)。

（1）以不符合專利法第36條第6項(xiàng)第2號(hào)的方式出現(xiàn)

例如，審查意見通知書中引用以下法條內(nèi)容，

“（清楚性）本申請(qǐng)不符合專利法第36條第6項(xiàng)第2號(hào)的規(guī)定”，

在審查意見中，例如，出現(xiàn)以下類似評(píng)述，

“權(quán)利要求XXX中，記載了包含多個(gè)步驟的方法，但是，執(zhí)行各個(gè)步驟的執(zhí)行主體不明……”。

（2）以不符合專利法第29條第1項(xiàng)的方式出現(xiàn)

例如，審查意見通知書中引用以下法條內(nèi)容，

“（發(fā)明符合性）本申請(qǐng)的權(quán)利要求所記載的內(nèi)容不符合專利法第29條第1項(xiàng)的規(guī)定”，

在審查意見中，例如，出現(xiàn)以下類似評(píng)述，

“權(quán)利要求XXX所記載的“方法”可解釋為操作人通過計(jì)算機(jī)的操作步驟（人為決定），不是利用自然法則的技術(shù)思想，不符合發(fā)明……”。

（3）解決方案

其實(shí)，無論是上述（1）還是（2）的情況，審查員指出該問題的意圖都在于建議申請(qǐng)人添加相應(yīng)的執(zhí)行主體。

作為最簡單有效的對(duì)應(yīng)方式，例如，原權(quán)利要求為“一種無線通信方法，包含：步驟A……；步驟B……”，可以將其修改為“一種無線通信方法，用于無線通信裝置，包含：步驟A……；步驟B……”就能夠克服該問題。

有時(shí)，方法權(quán)利要求存在對(duì)應(yīng)的裝置權(quán)利要求，并且，方法的每個(gè)步驟都與裝置的各個(gè)模塊相對(duì)應(yīng)。例如，方法權(quán)利要求為“一種無線通信方法，包含：步驟A……；步驟B……”，與之對(duì)應(yīng)，裝置權(quán)利要求為“一種無線通信裝置，包含：模塊A1，用于執(zhí)行步驟A……；模塊B1，用于執(zhí)行步驟B……”，這種情況下，可以將每個(gè)步驟的模塊作為執(zhí)行主體添加到方法的各個(gè)步驟中，即，將方法權(quán)利要求修改為“一種無線通信方法，包含：步驟A，通過模塊A1執(zhí)行……；步驟B，通過模塊B1執(zhí)行……”。需要注意的是，雖然審查員接受這種修改方式，但是，這種修改方式會(huì)縮小方法權(quán)利要求的保護(hù)范圍，使其與裝置權(quán)利要求幾乎相同。

筆者通過實(shí)踐得出以下結(jié)論：即使是方法步驟與裝置模塊相對(duì)應(yīng)的寫法，審查員同樣也接受較為簡單的修改方式。例如，方法權(quán)利要求為“一種無線通信方法，包含：步驟A……；步驟B……”，與之對(duì)應(yīng)，裝置權(quán)利要求為“一種無線通信裝置，包含：模塊A1，用于執(zhí)行步驟A……；模塊B1，用于執(zhí)行步驟B……”?？梢孕薷臑椤耙环N無線通信方法，用于無線通信裝置，包含：步驟A……；步驟B……”，無需與方法步驟對(duì)應(yīng)地添加各個(gè)模塊，從而可以避免過度縮小方法權(quán)利要求的范圍。

因此，在日本審查意見中遇到方法權(quán)利要求或者步驟沒有執(zhí)行主體的問題時(shí)，筆者推薦上述簡單的修改方式。

2. 日本審查意見通知書中的常見的不清楚問題

很多代理師在處理日本審查意見時(shí)都有同感，即，日本審查意見中更容易出現(xiàn)不清楚問題。例如，同一份PCT申請(qǐng)，在歐洲、美國、中國都沒有出現(xiàn)不清楚的問題，而在日本審查中會(huì)出現(xiàn)多個(gè)不清楚問題。

筆者認(rèn)為，相對(duì)于其他國家的審查標(biāo)準(zhǔn)而言，日本在專利審查過程中，除了新穎性、創(chuàng)造性以外，特別注重專利的表述以及用詞的清楚，這也是需要代理師特別注意的。

本次討論中，先列舉幾種常見的用詞不清楚問題的類型以及對(duì)應(yīng)方案。

2. 1 單純的用詞產(chǎn)生歧義

例如，“獲取對(duì)拍攝對(duì)象物進(jìn)行拍攝的拍攝時(shí)間”，這里，光從該技術(shù)特征無法判斷“拍攝時(shí)間”是拍攝時(shí)長還是拍攝時(shí)刻。在日本的專利審查中，即使說明書中能夠明確“拍攝時(shí)間”是拍攝時(shí)長還是拍攝時(shí)刻，審查員也可能指出權(quán)利要求中無法明確該用語的具體含義，從而形成不清楚問題。針對(duì)這種問題，將權(quán)利要求中的用語進(jìn)行明確修改通常就能夠克服不清楚問題。

2. 2 用詞的直譯導(dǎo)致的不清楚

日語中雖然很多漢字與中文漢字的含義基本對(duì)應(yīng)，但在專利的技術(shù)用語中，過度直譯有時(shí)會(huì)導(dǎo)致日語出現(xiàn)不清楚問題，這是很常見的問題，也是需要代理師特別注意的。

例1

例如，中文原文 “對(duì)所述不同收發(fā)鏈的不同波束進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)”的技術(shù)特征。參照說明書，就是將多個(gè)波束一起進(jìn)行編號(hào)的含義，該技術(shù)特征在中國階段未出現(xiàn)不清楚問題。

翻譯人員在中譯日的翻譯中，采用了日語的“統(tǒng)一”一詞。

日本審查員在審查意見中指出：日語中“統(tǒng)一”一詞是將多個(gè)融合為一個(gè)、統(tǒng)合一體進(jìn)行支配的含義，作為日語無法明確該“統(tǒng)一”一詞想要限定什么內(nèi)容。筆者認(rèn)為，中文“統(tǒng)一”一詞相比日語中的“統(tǒng)一”而言，其含義較為廣泛，日語中“統(tǒng)一”不適用于該場景。

該案通過將“統(tǒng)一”修改為“分別”克服了不清楚問題。

例2

例如，中文原文“獲取行李的前景圖”的技術(shù)特征。參照說明書，該“前景圖”就是正面圖、主視圖的含義。該技術(shù)特征在中國階段未出現(xiàn)不清楚問題。

翻譯人員在中譯日的翻譯中，采用直譯詞“前景図”一詞。

日本審查員在審查意見中指出：無法明確“前景図”是什么樣的圖像。筆者認(rèn)為，其實(shí)日本審查員明白此處的“前景図”想要表示的含義，但“前景図”一詞作為日語的技術(shù)用語是不合適的。當(dāng)然，在中文的表述中，“前景圖”也不是十分準(zhǔn)確的用詞，而中國審查中，對(duì)表述的準(zhǔn)確性要求相對(duì)于日本并不是很嚴(yán)格，因此，造成中日審查的差異。

該案通過將“前景図”修改為“正面圖”克服了不清楚問題

例3

例如，中文原文“將所述四維時(shí)空模型與本端的第一時(shí)空模型、第二時(shí)空模型進(jìn)行融合”的技術(shù)特征。參照說明書，“本端”就是本地的含義。該技術(shù)特征在中國階段未出現(xiàn)不清楚問題。

翻譯人員在中譯日的翻譯中，采用直接直譯，翻譯為“本端”。

日本審查員在審查意見中指出：無法理解“本端”的含義。筆者認(rèn)為，在日語中并不存在“本端”一詞，過分直譯導(dǎo)致不清楚。

該案通過將“本端”修改為“ローカル”（對(duì)應(yīng)中文的“本地”以及英文的“l(fā)ocal”）克服了不清楚問題。

例4

例如，中文原文“將部件A的頻率與部件B的頻率對(duì)齊”的技術(shù)特征。需要注意的是，在該例中，即使作為中文，“對(duì)齊”一詞的含義也不十分清楚，根據(jù)說明書可知是將部件A的頻率與部件B的頻率保持一致，即，設(shè)置為相同。該技術(shù)特征在中國階段未出現(xiàn)不清楚問題。

在中譯日的翻譯中，翻譯人員采用日語“整列”一詞。

審查員在1OA中指出：無法理解“整列”一詞與部件A部件B之間頻率的技術(shù)含義，由此也無法評(píng)價(jià)新創(chuàng)性。筆者在1OA的答復(fù)中，曾嘗試將“整列”一詞解釋為保持一致、設(shè)置為一致的含義，但審查員認(rèn)為“整列”只是排列對(duì)齊的含義，不能解釋為保持一致的含義，同時(shí)做出了駁回決定。復(fù)審中，筆者將“整列”修改為“アライン”（日語片假名，即，日語中的英文外來詞，對(duì)應(yīng)英文的“Align”），并解釋該詞對(duì)應(yīng)映射英文“Align”，Align可解釋為保持一致的含義，復(fù)審委接受了這種解釋。

上述例4是筆者在實(shí)務(wù)中碰到的棘手的案子，從該案中可以總結(jié)以下經(jīng)驗(yàn)：

（1）首先應(yīng)該注意的是，在日本的第一次審查意見中，如果審查員認(rèn)為由于用語的含義不清楚導(dǎo)致無法評(píng)價(jià)新創(chuàng)性，此時(shí)，應(yīng)該充分從技術(shù)上理解造成不清楚的問題用語的含義，必要時(shí)修改為合適的用語，防止審查員在1OA的答辯之后由于不清楚問題給出駁回。我們?cè)谏弦黄恼轮姓f明過日本OA答復(fù)次數(shù)較少的情況，因此，在日本的專利審查中，即使沒有涉及新創(chuàng)性，在兩次不清楚的情況下日本審查員也有充分的理由做出駁回，此時(shí)，由于不清楚問題被駁回可能導(dǎo)致申請(qǐng)人對(duì)代理師的能力不滿。

（2）當(dāng)日語漢字詞匯難以解釋清楚時(shí)，可以嘗試修改為片假名，從片假名映射英文含義的方式進(jìn)行解釋。英文的含義通常較為廣泛，更容易進(jìn)行解釋。

筆者認(rèn)為，針對(duì)這些直譯導(dǎo)致的不清楚問題，其實(shí)最好的解決辦法還是在撰寫或者翻譯時(shí)充分理解技術(shù)含義，選擇合適的用語，例如，例4中，如果當(dāng)初撰寫或者翻譯時(shí)就清楚的限定為將部件A與部件B的頻率保持一致，則不會(huì)導(dǎo)致該案進(jìn)入復(fù)審，能夠在一定程度上節(jié)省成本。當(dāng)然，除了應(yīng)該在撰寫、翻譯階段杜絕此類問題以外，作為涉外專利代理師，針對(duì)OA中的用語不清楚問題，也應(yīng)該具有足夠的應(yīng)對(duì)能力。

2. 3 用語習(xí)慣

中文中經(jīng)常使用的“某某部件配置為……”的用法，作為日語，可以直譯為“……するように配置される”（對(duì)應(yīng)中文的“配置為……”）。

但是，筆者曾收到過審查員針對(duì)上書寫法的以下評(píng)述：文中存在“處理器配置為……”的內(nèi)容，但無法確定在計(jì)算機(jī)內(nèi)如何“配置”才能滿足上述內(nèi)容，因此是不明確的。

即，審查員認(rèn)定“……するように配置される”（對(duì)應(yīng)中文的“配置為……”）的寫法用于計(jì)算機(jī)的處理器是不清楚的。

針對(duì)該問題，將“……するように配置される”（對(duì)應(yīng)中文的“配置為……”）修改為“……するように構(gòu)成される”（對(duì)應(yīng)中文的“構(gòu)成為……”）解決了不清楚問題。

筆者根據(jù)實(shí)務(wù)中的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，與“……するように配置される”的直譯相比，“……するように構(gòu)成される”的日語表述更為合適。

3. 日本審查意見通知書中的可授權(quán)項(xiàng)

最后，我們了解一下日本審查意見通知書中的可授權(quán)項(xiàng)的注意點(diǎn)。

同樣，基于日本OA答復(fù)次數(shù)較少，代理師需要注意的是，申請(qǐng)人針對(duì)專利申請(qǐng)的側(cè)重點(diǎn)是優(yōu)先授權(quán)還是優(yōu)先保護(hù)范圍。

與中國審查實(shí)務(wù)相比，在日本OA1中出現(xiàn)可授權(quán)項(xiàng)的情況下，如果申請(qǐng)人不接受可授權(quán)項(xiàng)且不修改而直接爭辯，日本審查員不同意該爭辯意見時(shí)，有可能下一次給出通知書（不做出駁回），也有可能下一次做出駁回，給出通知書的可能性小于中國的相同情況。因此，如果申請(qǐng)人優(yōu)先授權(quán)，則可以接受可授權(quán)項(xiàng)；如果優(yōu)先保護(hù)范圍，則可以不修改進(jìn)行爭辯，但需要說明此時(shí)的被駁回風(fēng)險(xiǎn)。

同樣，日本OA2中出現(xiàn)可授權(quán)項(xiàng)的情況下，如果申請(qǐng)人不接受可授權(quán)項(xiàng)且不修改直接爭辯，日本審查員不接受爭辯意見時(shí)，下一次給出通知書（不做出駁回）的可能性則很小。此時(shí)，代理師可以充分考慮上述情況，根據(jù)申請(qǐng)人的意向給出合理的方案并說明存在較大的駁回風(fēng)險(xiǎn)。

另外，如果實(shí)審階段申請(qǐng)人沒有接受可授權(quán)項(xiàng)而被駁回，在復(fù)審的前置審查中接收此前的可授權(quán)項(xiàng)，通常在前置審查中可以得到授權(quán)，但也存在例外。例如，筆者曾在前置審查中收到前置審查員的給出以下結(jié)論：由于檢索到新的對(duì)比文件而認(rèn)定此前實(shí)審階段的可授權(quán)項(xiàng)不再是可授權(quán)項(xiàng)，即，此前的可授權(quán)項(xiàng)已經(jīng)不具有創(chuàng)造性。這種情況會(huì)導(dǎo)致進(jìn)入復(fù)審委員會(huì)進(jìn)行復(fù)審，使得審查周期會(huì)變長，審查結(jié)果也會(huì)基于復(fù)審委員會(huì)的審查做出。這種情況比較少見，但需要代理師知曉這種風(fēng)險(xiǎn)。

本次說明了日本實(shí)審中 “方法無執(zhí)行主體”、用語不清楚、以及可授權(quán)項(xiàng)的處理方式等問題。此后還將陸續(xù)講解日本實(shí)務(wù)中代理師所關(guān)心的問題，也歡迎從事日本專利業(yè)務(wù)的代理師來此交流。