作者：常雨軒 專利代理師、律師

在目前的專利申請實踐中，尤其是化學領域的專利申請，比較常見的一種申請方式是先提交在先專利申請作為優(yōu)先權文件，并在12個月后的正式申請中在補充相應的實驗數(shù)據(jù)來完善專利申請，同時要求在先申請的優(yōu)先權。那么，這種申請策略就帶來一個問題，即在后申請能否享有優(yōu)先權？

根據(jù)專利法第二十九條規(guī)定，在后申請能夠享有優(yōu)先權需滿足的條件之一是“在后申請和在先申請為相同主題”。審查指南規(guī)定，專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。

在化學領域中，以化合物專利為例，人們往往認為只要該化合物記載于在先申請中，那么在后申請基本上就能夠享有該化合物專利的優(yōu)先權。對此，筆者認為，如果該化合物專利沒有記載相應的技術效果并達到充分公開的程度，在后申請能否享有優(yōu)先權仍然是存在疑問的。

從一個實例分析，例如，在先申請記載了化合物X具有Y用途，未記載足以證明化合物X可以用于該用途的實驗數(shù)據(jù)，本領域技術人員也無法根據(jù)現(xiàn)有技術預測該用途，在后申請要求保護化合物X的Y用途，并在說明書中補充了證明該用途的實驗數(shù)據(jù)。在這種情況下，由于在先申請沒有充分公開證明化合物X具有Y用途的實驗數(shù)據(jù)，本領域技術人員基于在先申請無法得出化合物X具有Y用途這一技術效果，因此，在先申請與在后申請中記載的技術效果并不相同。那么這種情況下，在后申請很有可能無法享有在先申請的優(yōu)先權，即便是其文字性地記載了“化合物X的Y用途”。（參見專利復審委員會2014年李亞林等的課題報告“優(yōu)先權成立的判定標準和舉證責任分配”）。

再例如，在先申請記載了化合物X，并給出了一種技術效果Y。在后申請補充了化合物X的技術效果Z。如果在后申請需要從技術效果Z爭辯化合物X具備創(chuàng)造性時，由于技術效果Z并沒有記載在在先申請中，此時，同樣不滿足審查指南對于技術效果相同的規(guī)定。在這種情況下，筆者同樣認為，在后申請也很可能無法享有在先申請的優(yōu)先權。

目前法院雖然沒有針對該問題的判決，但筆者認為，在專利申請的撰寫策略制定中，要盡量避免上述情況的發(fā)生，以保證能夠享有優(yōu)先權。而對于無效和訴訟案件的辦理過程中，如果遇到這種情況，辦案人員可以嘗試從該角度來闡述優(yōu)先權不能成立。