作者：楊穎 律師助理、專利代理師

摘要：《保護工業(yè)產(chǎn)權的巴黎公約》首創(chuàng)優(yōu)先權制度，以方便申請人在不同的國家申請專利，并規(guī)定了作為優(yōu)先權基礎的在先申請必須是該相同主題世界范圍內(nèi)的首次申請。然而無效程序中有關國內(nèi)優(yōu)先權成立時首次申請的認定，雙方當事人存在分歧，本文分析了相關典型判例以及認定規(guī)則。

一、引 言

優(yōu)先權制度最早出現(xiàn)在《保護工業(yè)產(chǎn)權的巴黎公約》，巴黎公約第四條規(guī)定：依照本聯(lián)盟任何國家的本國立法，或依照本聯(lián)盟各國之間締結的雙邊或多邊條約，與正規(guī)的國家申請相當?shù)娜魏紊暾?，應認為產(chǎn)生優(yōu)先權。另外，巴黎公約還規(guī)定了作為優(yōu)先權基礎的在先申請必須是該相同主題世界范圍內(nèi)的首次申請。

二、我國有關國內(nèi)優(yōu)先權中首次申請的認定

我國在1992年修改專利法時加入了國內(nèi)優(yōu)先權制度，現(xiàn)行《專利法》第29條第2款規(guī)定，享有國內(nèi)優(yōu)先權的前提在于作為優(yōu)先權基礎的在先申請應當在中國第一次提出（即首次申請）。然而推翻首次申請的證據(jù)必須是正規(guī)國家申請，還是非正規(guī)國家申請也可，以及是在中國范圍內(nèi)的第一次提出，還是在世界范圍內(nèi)的第一次提出，無效過程中雙方當事人各持己見。本節(jié)引用兩個案例，詳細分析了這一問題在實務操作中的認定規(guī)則。

2.1 案例一

1) 案例一涉及臺灣地區(qū)的申請人，該申請人最先在臺灣地區(qū)提出了申請TW200927787（優(yōu)先權日是2007年12月27日），接著在中國提出了相同主題的申請200810007053.0（申請日是2008年1月25日），之后又在中國提出了申請200910001233.2（下稱本專利申請），并要求享有中國申請200810007053.0（即在先申請）的優(yōu)先權。

2) 2012年11月30日，國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會（下稱復審委）針對本專利申請作出第48250號決定，認為TW200927787公開了本專利申請權利要求1-10的技術方案，且TW200927787的優(yōu)先權日早于本專利申請的優(yōu)先權日，可見在先申請不是記載了本專利申請權利要求1-10的相同主題的首次申請。因此，本專利申請不能享有中國在先申請的優(yōu)先權。

復審委的主要觀點：推翻首次申請的證據(jù)并不一定必須是正規(guī)國家申請，只要能夠證明作為優(yōu)先權基礎的申請的主題不是第一次提出來的就可以了。

3) 本專利申請人不服復審委作出的第48250號決定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。2013年12月18日，中院作出（2013）一中知行初字第3069號行政判決，支持復審委的主張，維持第48250號復審決定有效。

4) 本專利申請人不服中院作出的第3069號行政判決，向北京市高級人民法院提起上訴。2014年12月18日，北京高院作出（2014）高行終字第1210號的行政判決，撤銷一審行政判決和復審決定，要求重新作出復審決定。

北京高院的主要觀點：臺灣地區(qū)申請不屬于巴黎公約成員國的正規(guī)國家申請，也不屬于中國的國家專利申請，不能作為推翻首次申請的證據(jù)。

5) 2017年2月14日，復審委作出第119545號決定，撤銷原駁回決定，由國家知識產(chǎn)權局原審查部門繼續(xù)進行審查，目前本申請仍在繼續(xù)審查中。

本案小結：本案焦點在于非正規(guī)國家申請能否作為推翻首次申請的證據(jù)，進而本專利申請優(yōu)先權能否成立。本案看似申請人得益，一定程度上延長了優(yōu)先權的期限。實質(zhì)上根據(jù)《關于臺灣同胞專利申請的若干規(guī)定》（第58號）的相關規(guī)定，只有2010年9月12日以后在中國申請專利的才可以要求臺灣地區(qū)的優(yōu)先權，而本專利申請（申請日是2009年1月14日）在該若干規(guī)定之前，根本無法享受臺灣地區(qū)的優(yōu)先權。此案筆者更贊同北京高院的作法，北京高院基于推翻首次申請的證據(jù)必須是正規(guī)國家申請，而給予了本專利申請人救濟，北京高院的作法更有利于服判息訴，并實現(xiàn)定紛止爭。

2.2 案例二

1) 案例二涉及電動獨輪自行車無效宣告請求案。申請人Shane Chen最先在美國提出了兩份有關電動獨輪自行車的臨時申請，接著申請人陳和又在中國提出了相同主題的申請201010272536.0，之后又在中國提出了申請201110089122.9（下稱本專利），并要求享有中國申請201010272536.0（即在先申請）的優(yōu)先權。美國專利申請人Shane Chen與本專利申請人陳和之間具有權利繼受關系，兩份美國臨時申請與本專利是由一個發(fā)明人/發(fā)明團隊做出的。

2) 2018年5月22日，復審委作出第36591號決定，認為兩份美國臨時申請和本專利具有相同的技術來源，即使申請人不同，也只有該多份專利申請中具有相同主題的首次申請，可以作為優(yōu)先權基礎。由于兩份美國臨時申請的申請日均早于被本專利要求本國優(yōu)先權的中國在先申請的申請日，因此，中國在先申請不是首次申請，本專利的權利要求1和權利要求3-8不能享有優(yōu)先權。

復審委的主要觀點：⑴本國優(yōu)先權的成立條件應當與外國優(yōu)先權的成立條件同樣適用《巴黎公約》的規(guī)定。專利法第29條第2款所述的“在中國第一次提出專利申請”中的“第一次申請”應當理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的申請，只不過對于本國優(yōu)先權，該世界范圍內(nèi)的首次申請是在中國提出的；⑵兩份美國臨時申請和本專利具有相同的技術來源。對于具有相同技術來源的多份專利申請，即使申請人不同，也只有該多份專利申請中具有相同主題的首次申請，可以作為優(yōu)先權基礎。

3) 本專利權人不服復審委作出的第36591號決定，提起行政訴訟，目前本案仍在審理過程中。

本案小結：本案焦點在于相同技術來源的專利申請能否作為推翻首次申請的證據(jù)，進而本專利優(yōu)先權能否成立。本案因兩份美國臨時申請和本專利具有相同的技術來源，專利權人原本可以主張美國優(yōu)先權（兩份美國臨時申請），但是專利權人放棄了法律賦予的權利，重新在中國提出專利申請并試圖作為首次申請。專利權人要求中國優(yōu)先權的行為已違背了巴黎公約優(yōu)先權的本意，意圖延長優(yōu)先權的期限，如果對此不作限制，專利權人就可以無限制的提出優(yōu)先權請求，形成優(yōu)先權連接的現(xiàn)象，導致濫用優(yōu)先權，影響公眾的利益。

2.3 分析小結

針對我國國內(nèi)優(yōu)先權中首次申請的認定，目前已達成的評判標準有：首次申請應該是世界范圍內(nèi)的首次提出、推翻首次申請的證據(jù)必須是正規(guī)國家申請（我國專利法認可的受理國/受理局）、且具有相同技術來源的多份專利申請中，只有首次申請可以作為優(yōu)先權基礎。如果一份專利申請，既與在先申請的申請人不同，又與在先申請的技術來源不同，此時無需考慮是否破壞首次申請而引起優(yōu)先權成立的問題，而應將其作為現(xiàn)有技術進行評價。

三、結束語

鑒于我國發(fā)明專利實質(zhì)審查過程往往并不需要核實優(yōu)先權是否成立，無效過程遇到需要核實優(yōu)先權的情形時，請求方可重點關注，可將在先申請作為首次申請能否成立作為突破點。