作者：馬凱華 資深專利代理師

在答復(fù)審查意見的實(shí)踐中，使用兩篇對(duì)比文件結(jié)合來評(píng)述一項(xiàng)權(quán)利要求的創(chuàng)造性是一種常見的審查意見，在大多情況下，構(gòu)成權(quán)利要求的技術(shù)特征分別公開于兩篇對(duì)比文件中，但是，這兩篇對(duì)比文件往往并不屬于完全相同的技術(shù)領(lǐng)域。在評(píng)價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個(gè)整體看待。

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第2.2.3節(jié)規(guī)定，在發(fā)明或者實(shí)用新型說明書的背景技術(shù)部分應(yīng)當(dāng)寫明對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)，并且，在說明書的背景技術(shù)部分中，還要客觀地指出背景技術(shù)中存在的問題和確定，但是，僅限于涉及由本發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案所要解決的問題和缺點(diǎn)。因此，根據(jù)說明書中“背景技術(shù)”記載的內(nèi)容即可以確定該申請(qǐng)的發(fā)明目的。

申請(qǐng)人在答復(fù)審查意見時(shí)，首先應(yīng)要從技術(shù)角度分析本申請(qǐng)與對(duì)比文件之間的技術(shù)領(lǐng)域的差異是否會(huì)導(dǎo)致存在特定的技術(shù)差異，是否能夠結(jié)合，然后再重點(diǎn)關(guān)注另一篇對(duì)比文件在這種技術(shù)領(lǐng)域的差異的基礎(chǔ)上能否給所屬技術(shù)領(lǐng)域人員帶來相應(yīng)的技術(shù)啟示。

對(duì)于對(duì)比文件是否能夠結(jié)合，其實(shí)質(zhì)就是，當(dāng)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員采用其中一篇對(duì)比文件公開的技術(shù)方案并發(fā)現(xiàn)其存在的技術(shù)不足時(shí)，是否有動(dòng)機(jī)把另一篇對(duì)比文件中公開的相應(yīng)技術(shù)手段結(jié)合進(jìn)來。因此，兩篇對(duì)比文件是否能夠相互結(jié)合的判斷基礎(chǔ)是：具有相同或相似的技術(shù)不足，具有相同或相似的發(fā)明目的。如果通過分析發(fā)現(xiàn)兩篇對(duì)比文件之間存在影響相互制約的因素，并由此使得這種直接結(jié)合無法形成有效的技術(shù)方案，那么就找到了這兩篇對(duì)比文件無法顯而易見結(jié)合的最具有說服力的理由。

但是，代理人在收到審查意見之后，大多忽略了判斷對(duì)比文件的技術(shù)領(lǐng)域之間是否存在差異，直接進(jìn)行技術(shù)特征的對(duì)比、分析。然而，在意見陳述中關(guān)于本申請(qǐng)與對(duì)比文件的任何比對(duì)和分析，都應(yīng)建立在本申請(qǐng)與對(duì)比文件具有相同或相似的發(fā)明目的之上。由此，對(duì)于發(fā)明目的的確認(rèn)在答復(fù)審查意見階段非常重要。

由此，反觀代理人在新申請(qǐng)中關(guān)于背景技術(shù)的撰寫：根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款規(guī)定，獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，這里所提到的技術(shù)問題即與背景技術(shù)部分所闡述的技術(shù)問題相對(duì)應(yīng)。代理人應(yīng)要注意對(duì)于說明書“背景技術(shù)”的撰寫，如果“背景技術(shù)”撰寫不當(dāng)，很容易會(huì)導(dǎo)致獨(dú)立權(quán)利要求存在“缺少必要技術(shù)特征”的問題。

對(duì)于說明書“背景技術(shù)”的撰寫，首先，說明書的“背景技術(shù)”部分需要分析目前傳統(tǒng)技術(shù)的缺點(diǎn)，并根據(jù)該缺點(diǎn)對(duì)應(yīng)地指明本申請(qǐng)要解決的技術(shù)問題是什么。在描述目前傳統(tǒng)技術(shù)的時(shí)候應(yīng)要客觀、有目的性的對(duì)其缺點(diǎn)進(jìn)行分析和論述，以為引出本申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題而服務(wù)。并且，所引出的本申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題應(yīng)與本申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利的技術(shù)方案相對(duì)應(yīng)。

對(duì)于目前傳統(tǒng)技術(shù)的描述角度及詳細(xì)程度，也需要代理人認(rèn)真考慮。代理人需要根據(jù)本申請(qǐng)的技術(shù)方案，確定最接近的對(duì)比文件，確定相對(duì)于最接近的對(duì)比文件的區(qū)別技術(shù)特征是什么，該區(qū)別技術(shù)特征的難易度、對(duì)應(yīng)的新創(chuàng)性的高低進(jìn)行不同角度及程度的描述。

關(guān)于技術(shù)問題的描述角度要符合普通技術(shù)人員的思維邏輯，不要生搬硬套一個(gè)技術(shù)問題，犯類似“事后諸葛亮”的毛病。對(duì)于有些發(fā)明人提供的原技術(shù)問題，有嫌落入“非技術(shù)問題”的時(shí)候，代理人更應(yīng)該認(rèn)真考慮描述角度的問題，如何巧妙的、換角度描述將其描述成“技術(shù)問題”。

關(guān)于對(duì)傳統(tǒng)技術(shù)的描述的詳細(xì)程度，其中，一種描述方法可以為，將本申請(qǐng)作為開拓性、首創(chuàng)型發(fā)明進(jìn)行“背景技術(shù)”的描述，本申請(qǐng)的技術(shù)方案認(rèn)定為全新的技術(shù)方案，對(duì)于“背景技術(shù)”的描述只需大概描述該技術(shù)產(chǎn)生的環(huán)境即可。

其次，如果本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征為較為細(xì)節(jié)的技術(shù)特征，“背景技術(shù)”也應(yīng)盡量避免對(duì)過多細(xì)節(jié)的描述。撰寫“背景技術(shù)”同時(shí)，應(yīng)考慮獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍，使“背景技術(shù)”能夠與獨(dú)立權(quán)利要求的上位概念呼應(yīng)。

并且，為避免“背景技術(shù)”公開較多的技術(shù)特征，對(duì)本申請(qǐng)的具體技術(shù)方案產(chǎn)生暗示或隱含的啟示；或者，由于公開較多細(xì)節(jié)特征，影響本申請(qǐng)方案的新創(chuàng)性的高度。對(duì)此，代理人可以將對(duì)于“背景技術(shù)”中所涉及的較為具體的技術(shù)方案放置于說明書的具體實(shí)施方式部分進(jìn)行詳細(xì)分析描述，以備在后續(xù)審查工作中發(fā)揮作用，并避免由于“背景技術(shù)”的公開對(duì)后續(xù)審查工作產(chǎn)生爭(zhēng)議。

因此，代理人無論是在處理審查意見的答復(fù)過程中，還是在申請(qǐng)文件的撰寫過程中，甚至在后續(xù)的侵權(quán)糾紛以及無效審查過程中，代理人都應(yīng)重視說明書的背景技術(shù)部分的撰寫。代理人不能簡(jiǎn)單的根據(jù)交底內(nèi)容中發(fā)明人聲稱的背景技術(shù)進(jìn)行申請(qǐng)文件的說明書的背景技術(shù)的撰寫，也不能直接完全按照最接近的對(duì)比文件作為背景技術(shù)進(jìn)行撰寫，代理人應(yīng)在撰寫時(shí)對(duì)申請(qǐng)文件的整體思路進(jìn)行把握，以形成更高質(zhì)量的專利申請(qǐng)文件，更好地維護(hù)申請(qǐng)人的利益。