作者：吳婭妮 專利代理人

在專利申請的實質(zhì)審查過程中，缺乏創(chuàng)造性是較為常見的結(jié)論性意見。雖然專利法中對于創(chuàng)造性概念的定義較為精簡，但審查員對于缺乏創(chuàng)造性理由的評述卻是多種多樣的，筆者通過對實踐中所遇到的意見進行了簡單的分析及總結(jié)。

專利申請技術方案的類型包括多種，例如開拓性發(fā)明、組合發(fā)明、選擇發(fā)明、轉(zhuǎn)用發(fā)明、已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明等。

在實際申請中，有較多的發(fā)明屬于組合式，即，權利要求包含多個技術特征，但這些技術特征可能單獨地被某一或某些現(xiàn)有技術所公開。在此基礎上，有些審查意見通過技術方案中的特征已單獨地被現(xiàn)有技術所公開，隨將幾篇現(xiàn)有技術相結(jié)合，便認定要求保護的權利要求的技術方案相對于現(xiàn)有技術的結(jié)合缺乏創(chuàng)造性。

針對這類意見，應具體問題具體分析，或許有些方案本身確已被現(xiàn)有技術所公開，或者即使沒有被完全公開，未公開的特征也是本領域技術人員容易想到的，但不能因此就否認所有類似技術方案的創(chuàng)造性。以下，對不同類型的方案進行具體的分析。

1、產(chǎn)品

某種產(chǎn)品包括A、B、C四個結(jié)構(gòu)特征，A被最接近的現(xiàn)有技術D1公開，B被現(xiàn)有技術D2公開，C被現(xiàn)有技術D3公開，在此基礎上，即便B、C在現(xiàn)有技術中所起的作用相同或相似，也可以就A、B、C結(jié)構(gòu)特征的組合爭辯創(chuàng)造性，即，B、C雖然已為現(xiàn)有技術所公開，但二者并未被用于D1，這樣的結(jié)合缺乏技術啟示。

2、有機化合物

在有機化合物的審查中，審查員經(jīng)常是找一個與所要求保護的化合物的母體結(jié)構(gòu)相同或相似的化合物作為最接近的現(xiàn)有技術，然后以另一篇對比文件公開了母體結(jié)構(gòu)的取代基或者取代基是本領域技術人員容易想到的為理由，否定所要求保護化合物的創(chuàng)造性。

此種情況下，實施例中關于效果數(shù)據(jù)的描述變得尤為重要。這是因為，單從結(jié)構(gòu)上看很難爭辯哪種結(jié)構(gòu)更優(yōu)，而實施例的數(shù)據(jù)如果能體現(xiàn)出較現(xiàn)有技術更佳的效果，就有了選擇這種取代基或者這種結(jié)構(gòu)的理由，而這種選擇是基于現(xiàn)有技術所不容易想到的。

但如果所要求保護方案的實施例與現(xiàn)有技術公開的關于效果的數(shù)據(jù)的測試方法不同，不能直接體現(xiàn)出實施例的優(yōu)異性，也可從現(xiàn)有技術自身入手。例如，看現(xiàn)有技術是否公開了對比例，對比例的結(jié)構(gòu)是否符合用來評述所要求保護方案的邏輯，若符合，則可以利用現(xiàn)有技術對比例的效果遜于其實施例，證明評述所要保護方案的意見不成立。

3、高分子化合物

例如，所要求保護的高分子化合物P1可能包含多種結(jié)構(gòu)單元A、B、C，結(jié)構(gòu)單元A、B被現(xiàn)有技術D1公開，C被現(xiàn)有技術D2公開，D2同時公開了高分子化合物P2的分子量與P1的分子量相同，審查意見基于此否認P1的創(chuàng)造性。此種情況建議從兩個角度去爭辯：

(1) 高分子化合物的性質(zhì)是各結(jié)構(gòu)單元共同作用的整體結(jié)果，并非結(jié)構(gòu)單元的簡單加和，在D1已公開A、B結(jié)構(gòu)單元的基礎上，即使其公開了可以存在其他結(jié)構(gòu)單元，也沒有動機將C結(jié)構(gòu)單元應用于D1的化合物。特別是在嵌段共聚物中，即使結(jié)構(gòu)單元的種類相同，排列的順序不同也可能導致高分子化合物的性能截然不同。

(2) 對于分子量，現(xiàn)有高分子化合物分子量的公開并不能想當然的移植到其他聚合物中，這是由于分子量是結(jié)構(gòu)單元分子量和數(shù)目的共同體現(xiàn)，不同的結(jié)構(gòu)單元對應不同的分子量，即便是含有相同結(jié)構(gòu)單元的兩種聚合物，若各自結(jié)構(gòu)單元的比例不同，則所包含結(jié)構(gòu)單元的數(shù)目也不相同，如此可能導致性能上的巨大差異。

4、制備或純化方法

例如，在一些包含多個步驟的方法技術方案中，比如除雜方法中，包含采用某種化學反應除雜，而這個化學反應已被現(xiàn)有技術所公開，在此基礎上，這一除雜技術方案被認為容易想到。對于此，建議從上述化學反應與最接近的現(xiàn)有技術之間缺乏結(jié)合啟示的角度去爭辯：上述化學反應是已被證實的客觀存在，然而這僅是反應物性能的體現(xiàn)，與除雜方案之間并不存在必然的關聯(lián)。

綜上，組合式技術方案中各技術特征雖可能被現(xiàn)有技術所公開，但組合本身就是發(fā)明點，應將這些技術特征作為一個整體看待，而不是生硬地將其肢解。