作者：王輝 專利代理人
一、引言
目前，專利局非常關注審查質(zhì)量，在專利申請的實質(zhì)審查期間，對技術方案的創(chuàng)造性進行評價時，公知常識的引用頻率較高，經(jīng)常采取“由對比文件結合公知常識可以得出本專利申請的權利要求所請求保護的技術方案”的評價方式來否定專利申請的創(chuàng)造性。并且在評述公知常識的過程中，審查員一般不會舉證。
根據(jù)相關的數(shù)據(jù)估算，在中國審查員發(fā)出的審查意見通知書中，當涉及創(chuàng)造性缺陷時，引用公知常識的比例高達95.2%。作為對比，在歐專局發(fā)出的檢索報告中，該比例僅為37.5%；而在美國專利商標局的審查意見通知書中，該比例低至9.5%，三者之間的差異非常驚人。因此，可以說，在我國審查實踐中，“公知常識”被廣泛適用于創(chuàng)造性評價，在專利的授權程序、確權程序中發(fā)揮著非常重要的作用。
對于如何積極有效地針對“公知常識”相關審查意見進行答辯，筆者結合實際工作經(jīng)驗從以下幾方面進行探討，供參考。
二、公知常識的概念
對于公知常識的概念，專利法及其實施細則都沒有進行明確定義，在《專利審查指南》中也僅僅以舉例的方式做了解釋?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谒恼碌?.2.1.1節(jié)中提到，所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段。此外，例如，《專利審查指南》第4部分復審與無效請求的審查第4.3節(jié)關于證據(jù)的認定也有所提及，即對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補充相應的技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據(jù)。
從《專利審查指南》相關內(nèi)容可以總結出，公知常識為本領域中的慣用手段，教科書、工具書（技術詞典或技術手冊）等中披露的解決技術問題的技術手段等。公知常識是經(jīng)過長期科研、生產(chǎn)、使用或者生活積累而成，已經(jīng)獲得了非常廣泛的認可，并為相關領域技術人員所知或者應該獲知。因此，基于這種特性，一旦某個技術特征被認定為公知常識，則必然地，通過其獲得的技術效果也被默認為是公知的，那么以此技術特征為區(qū)別特征的技術方案也必然是顯而易見的。
三、公知常識的答復
在大部分的公知常識的評述過程中，審查員一般不會舉證。而是，僅僅評述該技術特征是本領域技術人員的常用技術手段，屬于公知常識。從而得出，在對比文件的基礎上結合公知常識得出權利要求所要求保護的技術方案，對本領域技術人員來說是顯而易見的，判定權利要求所要求保護的技術方案不具備創(chuàng)造性。
《專利審查指南》第二部分第八章第4.10.2.2規(guī)定，審查員在審查意見通知書中引用的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據(jù)予以證明。也就是說，對于公知常識的認定并未要求必須提供文獻證據(jù)，而是可以通過說明理由來證明。
在審查員不舉證的基礎上，無法通過對比技術領域、所要解決的技術問題、技術方案和技術效果來答復審查意見。僅僅提出讓審查員提供證據(jù)是存在很大風險的。因此，如何針對公知常識有目的地進行合理且有效的爭辯，對于申請人和代理人而言是非常重要的?？梢詮囊韵聨追矫嫒胧郑?
第一方面，將重新確定的技術問題與公知常識的效果進行比對
根據(jù)《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1節(jié)規(guī)定，要確定一項區(qū)別技術特征是否確實屬于公知常識，除了判斷該區(qū)別技術特征是否是本領域公知常識之外，還要判斷該區(qū)別技術特征在本發(fā)明中所起的作用或所獲得的技術效果是否與所認定的公知常識的作用或所獲得的技術效果相同。
例如，要求保護的發(fā)明涉及一種模塊化連接結構，其中，單個連接結構具有正六邊形截面。一份對比文件公開了類似的連接結構，其中單個連接結構具有圓形截面。審查意見通知書認為，將一個具有圓形截面的結構根據(jù)需要修改為正六邊形截面的結構是本領域的公知常識。筆者認為，在進行任何判斷時都必須將所評價的技術方案所要解決的技術問題和所實現(xiàn)的技術效果相結合。雖然圓形、正六邊形屬于常見幾何形狀，但是具體到該發(fā)明的技術方案，采用正六邊形截面時，各個連接結構能夠在六個側面處與其他連接結構鄰接，從而節(jié)省存儲空間，這正是本發(fā)明所要解決的技術問題。因此，在此案中顯然不能脫離該發(fā)明的整體技術方案而單獨考慮正六邊形截面是否為本領域公知常識。
第二方面，將該公知常識與最接近對比文件所公開的技術方案進行結合
將公知常識與最接近對比文件所公開的技術方案進行結合。分析最接近對比文件存在的技術問題，是否存在改進的技術啟示，是否存在將該公知常識與對比文件結合的技術啟示；再者，分析結合后是否能夠產(chǎn)生與本申請相同的技術效果。例如，當審查意見認定“螺栓”為公知常識時，對“螺栓應用于該技術方案”是否顯而易見進行爭辯。
對于審查員以公知常識認定的一項區(qū)別技術特征，本領域技術人員是否必然地容易想到將其與最接近的對比文件進行結合呢？筆者認為，并不盡然。例如，一項發(fā)明專利申請?zhí)峁┝艘环N臺式電腦，該臺式電腦的其中一個特征在于顯示器背后設置有鍵盤收線器，用于縮放鍵盤連接線的長度；審查員引用的最接近的對比文件公開了一種筆記本電腦，同時審查員提出對連接線進行收納屬于公知常識。眾所周知地，通常意義上的筆記本電腦都是一體式的結構，顯示器與鍵盤之間并不存在連接線，因此，即便代理人認可審查員提出的公知常識的論斷，但是該技術特征并不能夠與最接近的對比文件進行結合。
當然，為了便于理解，該案例的矛盾點較為突出，代理人在面對這樣的案例也很容易想到以此進行意見陳述；然而，對于絕大多數(shù)的審查意見通知書而言，這種結合的“非顯而易見性”并不容易察覺。在這種情況下，代理人可以嘗試跳出審查員設下的“三步法”的陷阱，重新審視審查員所引用的最接近的對比文件，嘗試尋找甚至“制造”其文本中存在的與該公知常識結合后邏輯無法自洽的依據(jù)。特別是在其說明書的背景技術以及具體實施例等在審查中容易被忽略的部分，哪怕是只言片語，也可能給出與本申請不同的技術啟示；本領域技術人員在單獨閱讀該最接近的對比文件時，在這種不同的甚至有可能是相反的技術啟示的引導之下，自然難以想到將該公知常識與其進行結合。就好比在公知常識范圍內(nèi)，植物的生長需要適宜的土壤和水分的滋養(yǎng)；但是適合小麥生長的土壤極大可能地無法種植水稻。相應地，審查員引用的最接近的對比文件是否能夠提供適合該公知常識生長的“土壤”？這一問題可能沒有答案，但是這一問題的提出，也許能夠幫助代理人尋找到或者制造出通往答案的路徑。
第三方面，對該區(qū)別技術特征本身是否為公知常識或慣用手段進行辯論
審查員對本申請中的相關技術內(nèi)容是否為公知常識并沒有十足把握且未找到相應證據(jù)的情況下，為了提髙審查效率，通常做法是在笫一次審查意見通知書中將其先認定為公知常識，并輔之以必要的說理，從而督促申請人對該技術內(nèi)容是否為公知常識發(fā)表意見和舉出反證。隨后在與申請人的溝通中，如果申請人對此未提出反對意見，則沒有再査證的必要；如果申請人舉出有說服力的反證，則放棄認定該技術內(nèi)容為公知常識的觀點。
因此，在答復審查意見的時候，申請人可以自行查找資料，確定新的公知常識，從而確定審查員認為的本申請中的相關技術內(nèi)容并不是公知常識。而且，申請人還可以將自己查找的公知常識與審查員認定的公知常識的技術特征、技術效果進行對比，以確定本申請中的相關技術內(nèi)容相對于新的公知常識是有突出的實質(zhì)性特點和顯著進步的。
在申請人重新確定公知常識的基礎上，審查員如果沒有對此提出反對意見，則認為認同了申請人的意見，那么提高了本申請具有創(chuàng)造性的可能性。審查員如果對此提出反對意見，必然會進行舉證?？梢葬槍彶閱T的舉證在下一次審查意見中進行答復。
另外，在審查意見答復中可以說明：目前，發(fā)明專利審查周期較長，少則兩三年、多則四五年，而且，當前科技發(fā)展速度較快，當前認為是公知常識，在申請日之前不一定是公知常識。審查員不進行舉證而僅僅通過其儲備知識判斷是否為公知常識，其準確性和公允性很難令人信服，希望審查員對公知常識進行舉證。
四、結語
以上僅是筆者對于評判創(chuàng)造性時關于公知常識的分析和探討，希望能夠?qū)ι暾埲思皩＠砣嗽诖饛蛯彶橐庖姷倪^程中有所幫助。申請人及專利代理人需要根據(jù)實際情況具體分析靈活掌握關于公知常識的答復。另外，希望我國專利局對于認定公知常識的標準定義的較為細致，以便于審查員的審查和申請人的答復。