作者：李夏溦 隆天知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司流程業(yè)務(wù)管理部

眾所周知，美國(guó)專利法細(xì)則（37 C.F.R）1.56款規(guī)定，每一個(gè)在美國(guó)申請(qǐng)的專利，其相關(guān)人員（包括申請(qǐng)人、發(fā)明人、代理人等）都有義務(wù)向美國(guó)專利局披露與自己遞交的專利相關(guān)的信息，即提交信息披露聲明（Information Disclosure Statement，簡(jiǎn)稱IDS），此法律義務(wù)從新申請(qǐng)階段開(kāi)始直到證書頒發(fā)或放棄申請(qǐng)時(shí)結(jié)束。隨著我國(guó)在美國(guó)專利申請(qǐng)量的增多，申請(qǐng)人如何履行好這一法律義務(wù)，目前已成為許多當(dāng)事人在探討的主題。今日，筆者就作業(yè)實(shí)踐中的點(diǎn)滴經(jīng)驗(yàn)，談?wù)劽绹?guó)專利申請(qǐng)?zhí)峤恢?，如何?zhǔn)備向美國(guó)專利局（USPTO）提交IDS文件。

美國(guó)專利法對(duì)于IDS的定義范圍較廣，要求當(dāng)事人提交其所掌握的“所有與其專利申請(qǐng)中要求保護(hù)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容相關(guān)的信息（i.e. Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability）”。

一、在實(shí)踐中，在美國(guó)新申請(qǐng)?zhí)峤恢?，作為IDS提交的常見(jiàn)文件有以下幾類：

1. 其相關(guān)申請(qǐng)的國(guó)家專利局發(fā)出的檢索報(bào)告/審查意見(jiàn)/授權(quán)通知等官文中引用的對(duì)比文件，這些文件既可以是專利文獻(xiàn)也可以是公開(kāi)出版的非專利性文獻(xiàn)；

2. 申請(qǐng)人自行知悉、且與審查中的權(quán)利要求有相關(guān)性的信息和文獻(xiàn)；包括發(fā)現(xiàn)有任何出現(xiàn)了被認(rèn)為和專利申請(qǐng)有相關(guān)信息的非相關(guān)申請(qǐng)官文引用的文獻(xiàn)文章；看似不重要的非發(fā)明點(diǎn)，也可以和本領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合成為可評(píng)價(jià)專利性的重要信息。

3．非英文對(duì)比文件的英譯文。

專利局的官文中也會(huì)引用各國(guó)公開(kāi)出版的各類文件甚至一些網(wǎng)絡(luò)文章。美國(guó)專利法對(duì)于非英文非專利文獻(xiàn)有明確的規(guī)定。除非提供全文翻譯，否則要求提供相關(guān)內(nèi)容的精準(zhǔn)解釋。（i.e.For non-English documents that are cited, the following must be provided:(a) A concise explanation of the relevance, as it is presently understood by the individual designated in 37 CFR 1.56(c) most knowledgeable about the content of the information, unless a complete translation is provided。）

考慮到翻譯工作的時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本，在實(shí)際作業(yè)中往往會(huì)選擇翻譯文章中與本申請(qǐng)相關(guān)的部分作為IDS遞交。

二、哪些IDS文件可以不提交

通常情況下，美國(guó)專利申請(qǐng)的同族專利涉及國(guó)家數(shù)量越多，IDS的遞交頻率就會(huì)相應(yīng)增多。申請(qǐng)人在履行法律義務(wù)的同時(shí)，也需要控制申請(qǐng)成本。所以需要注意的是，并不是凡新獲取的相關(guān)申請(qǐng)官文及引用文件必須悉數(shù)遞交。以下幾種情況則無(wú)需遞交：

1. 美國(guó)申請(qǐng)過(guò)程中，已經(jīng)作為IDS遞交過(guò)的引用文件，無(wú)需重復(fù)遞交。

2. 美國(guó)專利局發(fā)出的Office Action中被美國(guó)審查員引用的文件，無(wú)需作為IDS遞交。

3. 美國(guó)專利申請(qǐng)過(guò)程中，和已被刪除或撤銷的權(quán)利要求相關(guān)的引用文件，無(wú)需作為IDS遞交。

4. 美國(guó)申請(qǐng)?jiān)谄淅m(xù)案時(shí)（如有），母案階段已經(jīng)遞交過(guò)的文件，無(wú)需再次遞交。

5. 美國(guó)專利的臨時(shí)申請(qǐng)，不需要履行IDS義務(wù)。

三．關(guān)于IDS表格（PTO/SB/08a）的填寫

除了引用文件的準(zhǔn)備，一份完整的IDS文件還需要準(zhǔn)確填寫美國(guó)專利局指定表格PTO/SB/08a。該表格可從美國(guó)專利局官網(wǎng)下載。表格分為五大部分。

1. 美國(guó)專利申請(qǐng)信息

此部分需要填寫美國(guó)申請(qǐng)的申請(qǐng)?zhí)?、申?qǐng)日、第一發(fā)明人姓名、Art Unit、美國(guó)審查員姓名及代理所案號(hào)。

2. 美國(guó)專利信息

需要注意的是，美國(guó)已經(jīng)授權(quán)的專利和公開(kāi)狀態(tài)的專利需要分兩個(gè)地方填寫。此部分文件無(wú)需下載，僅需要填寫表格中的信息即可作為IDS遞交。

3. 非美國(guó)專利文獻(xiàn)

此部分表格的填寫需要注意的是勾選是否提供英文摘要一欄，見(jiàn)下圖。

4. 非專利文獻(xiàn)類文件

各國(guó)的官文及官文中引用的非專利文獻(xiàn)均需要在此處填寫。和第三部分一樣，如果有英文摘要需要勾選。具體填寫方式可以參考下圖：

5. 需要根據(jù)37 CFR 1.97 and 1.98填寫的CERTIFICATION STATEMENT部分

這部分表格需要申請(qǐng)人根據(jù)美國(guó)申請(qǐng)的狀態(tài)及本次提交的IDS文件是否是近期獲取等信息作出判斷后勾選。需要考慮的因素較多，本次因篇幅有限，不具體展開(kāi)。

綜上所述，IDS在美國(guó)專利申請(qǐng)中扮演著舉足輕重的角色，如果申請(qǐng)人故意隱瞞不履行此法律義務(wù)或不按照美國(guó)專利法的要求準(zhǔn)備文件，即使遞交了IDS，不僅不會(huì)被美國(guó)審查員考慮，還可能導(dǎo)致產(chǎn)生額外官費(fèi)甚至專利權(quán)喪失的嚴(yán)重后果。

友情提示：以上信息僅供參考，特別是上面引用的官方表格信息，請(qǐng)?jiān)谧鳂I(yè)時(shí)以USPTO官網(wǎng)發(fā)布的信息為準(zhǔn)，以避免帶來(lái)不必要的損失。