作者：朱悅 律師、專利代理人
引子：
在《商標轉(zhuǎn)讓和商標許可之常見疑問概答》中，筆者就商標轉(zhuǎn)讓和商標許可的基礎(chǔ)性內(nèi)容作了概要說明。雖然在商標事務(wù)中，商標轉(zhuǎn)讓和商標許可是分別進行的，但商標本身伴隨著商業(yè)貿(mào)易，商標的轉(zhuǎn)讓和許可量從一定程度上也反應(yīng)出商業(yè)的活躍度。在瞬息萬變的商戰(zhàn)中，商標轉(zhuǎn)讓和商標許可很可能相繼發(fā)生，因此本文，筆者將討論當(dāng)“轉(zhuǎn)讓”遇見“許可”時，各方如何在法律框架內(nèi)保護自己的商標。
筆者草繪下圖，依每個箭頭方向簡要論述：
一、 商標注冊人轉(zhuǎn)讓商標→受讓人→其他受讓人
商標轉(zhuǎn)讓是指商標專用權(quán)轉(zhuǎn)讓，是商標注冊人依法定程序，將商標專用權(quán)轉(zhuǎn)讓給他方的行為，即商標的所有權(quán)從商標注冊人（轉(zhuǎn)讓人）名下轉(zhuǎn)移至他方（受讓人）名下，轉(zhuǎn)讓完成后，受讓人為該商標的所有人，對該商標享有占有、使用、收益、處分的權(quán)利。如果受讓人在獲得商標專用權(quán)后，欲將該商標再轉(zhuǎn)讓給其他受讓人，則無需再經(jīng)過原轉(zhuǎn)讓人的授權(quán)，受讓人已經(jīng)當(dāng)然可以自行處分已經(jīng)在其名下的商標。
二、 商標注冊人許可使用→被許可人→其他被許可人
結(jié)合《常見疑問概答》，筆者不再贅述商標許可的流程，但就再許可問題，筆者再作進一步分析，根據(jù)《商標使用許可合同備案辦法》第八條之規(guī)定：“商標注冊人通過被許可人許可第三方使用其注冊商標的，其商標使用許可合同中應(yīng)當(dāng)含有允許被許可人許可第三方使用的內(nèi)容或者出具相應(yīng)的授權(quán)書。”可見，在商標注冊人授權(quán)的前提下，被許可人可以將其所獲許可的商標再許可給其他被許可人使用。我國《商標法》第四十三條中對被許可人的義務(wù)有規(guī)定：“被許可人應(yīng)當(dāng)保證使用該注冊商標的商品質(zhì)量?！?，若該商標被再許可，則其他被許可人應(yīng)與被許可人盡到同樣義務(wù)——依照《商標法》第四十三條之規(guī)定，保證該注冊商標的商品質(zhì)量。
筆者曾談到商標使用許可分為：獨占使用許可、排他使用許可、普通使用許可。是否這三種類型的許可方式，都可以被再許可呢？答案是否定的。
《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第三條中對上述三個類別有明確的解釋：
獨占使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個被許可人使用，商標注冊人依約定不得使用該注冊商標——即除了唯一的被許可人，包括在商標注冊人在內(nèi)的任何人都不使用該商標。因此，商標注冊人不得將該商標許可給他人使用，被許可人亦不得將該商標再許可給他人使用。
排他使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個被許可人使用，商標注冊人依約定可以使用該注冊商標但不得另行許可他人使用該注冊商標——即除商標注冊人、唯一被許可人外，任何他方都不使用該商標。因此，如獨占許可一樣，商標注冊人不得將該商標許可給他人使用，被許可人亦不得將該商標再許可給他人使用。
普通使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，許可他人使用其注冊商標，并可自行使用該注冊商標和許可他人使用其注冊商標——即除商標注冊人、唯一被許可人外，商標注冊人還可以將該商標許可給其他被許可人，被許可人亦可在商標注冊人授權(quán)的前提下，將該商標再許可。
因此，只有普通使用許可的被許可人，在商標注冊人的授權(quán)下，才可以再許可他人使用該商標。
承接《常見疑問概答》中，關(guān)于商標使用許可是否應(yīng)向商標局備案之討論，筆者認為：從被許可人保護自身利益的角度，被許可人（特別是獨占許可和排他許可的被許可人）應(yīng)要求許可人向商標局報備該商標使用許可。例如，筆者所在的隆天律師事務(wù)所代理的“畢加索”商標許可合同糾紛案，該案曾入選 “2015年中國法院十大知識產(chǎn)權(quán)案件”【案號：（2014）滬高民三（知）終字第117號】或為其中的典型。通過該案，筆者認為，在司法實踐中：（1）提前終止商標許可合同備案，不等于該商標許可合同已被解除。商標使用許可提前終止后備案后，其商標許可合同的繼續(xù)履行視為未備案，因此不得對抗善意第三人。（2）在后商標使用許可合同相對人明知商標權(quán)人和在先商標使用許可合同相對人未解除在先商標獨占使用許可合同，仍和商標權(quán)人簽訂許可合同導(dǎo)致先后兩個獨占許可合同的許可期間存在重疊的，在后合同并非無效，但在后商標使用許可合同相對人不屬于善意第三人，不能依據(jù)在后合同獲得商標的許可使用權(quán)，在先取得的獨占許可使用權(quán)可以對抗在后的商標使用許可合同關(guān)系。
分析該案例：
首先，筆者認為提前終止商標許可合同的備案是否不等同于該商標許可合同已被解除需因個案而論，備案具有公示公信力，其實在保護被許可人和第三人的利益，是一種了解商標許可狀況、保障交易安全的有效手段。如本案中，該商標許可合同從未經(jīng)備案，筆者認為應(yīng)尊重民事雙方的自愿原則，被許可人主動放棄用于對抗善意第三人的備案制度，亦是其選擇。究本案，不知許可方和在先被許可方向商標局提交提前終止備案申請的理由為何，但就第三人來說，第三人看到的法律程序是該許可使用合同備案已提前終止（不是自然終止），按常理推斷，可以理解為該商標許可合同可能已被解除，但仍需進行核實確認后，進而第三人再就商標使用許可事宜決定是否與商標注冊人磋商。其次，筆者強調(diào)，就法律風(fēng)險和被許可人的維權(quán)成本而言，與其事后判斷第三人是否善意、是否因商標注冊人與第三方簽訂并備案了商標使用許可合同而給在先被許可人造成損失后，再去追究商標注冊人的違約之責(zé)，被許可人應(yīng)主動拿起法律的武器切實通過商標許可備案制度來保護自己的切身利益，這同樣也是對不特定人公示的最有效方法。假使之后出現(xiàn)商標維權(quán)、海關(guān)進出口等事宜，有一份《商標使用許可合同備案通知書》在手，對被許可人來說，也是一份保障。
三、 商標注冊人先將商標轉(zhuǎn)讓給受讓人，后又將該商標許可給他人
根據(jù)我國《商標法》第四十二條第四款之規(guī)定：“轉(zhuǎn)讓注冊商標經(jīng)核準后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權(quán)。當(dāng)商標轉(zhuǎn)讓完成后，受讓人當(dāng)然享有商標專用權(quán)，轉(zhuǎn)讓人已無權(quán)將該商標許可給他人使用。
但在遞交商標轉(zhuǎn)讓申請至商標轉(zhuǎn)讓完成公告之間，有近一年的期間，實際上商標專用權(quán)仍在轉(zhuǎn)讓人名下。如在該期間內(nèi)，商標注冊人又與他人簽訂了商標許可使用合同，筆者認為，根據(jù)我國《合同法》第五十四條之相關(guān)規(guī)定：“一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，是對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者撤銷”。所謂欺詐，就是故意隱瞞真實情況或者故意告知對方虛假的情況，欺騙對方，誘使對方做出錯誤的意思表示而與之訂立合同。被許可人可就許可人在訂立許可合同時存在欺詐行為，從而使被許可人產(chǎn)生了錯誤的認識，違背了被許可人的真實意思，因此被許可人可向人民法院或仲裁機構(gòu)請求撤銷該許可合同。
四、 商標注冊人先將商標許可給被許可人使用，后又在許可期內(nèi)將該商標轉(zhuǎn)讓
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十條之規(guī)定：“注冊商標的轉(zhuǎn)讓不影響轉(zhuǎn)讓前已經(jīng)生效的商標使用許可合同的效力，但商標使用許可合同另有約定的除外”?？梢?，若無特別約定，商標的轉(zhuǎn)讓不影響被許可人在許可期內(nèi)對商標的合法使用。
就受讓人來說，在決定受讓商標前，應(yīng)做好盡職調(diào)查。如果該商標存在在先已經(jīng)生效的許可合同，需評估該許可合同是否會對受讓人的商標使用產(chǎn)生影響，從而決定是否繼續(xù)受讓商標，或與商標注冊人協(xié)商是否可解除已經(jīng)生效的許可合同、商標受讓金額等事宜。
就商標注冊人來說，作為轉(zhuǎn)讓人，為避免事后被追究違約之責(zé)，其應(yīng)對受讓人就商標情況充分告知。作為許可人，如果其已經(jīng)有轉(zhuǎn)讓商標之意向，應(yīng)在與被許可人簽訂許可合同時向被許可人告知，爭取在商標使用許可合同中增加許可人可解除合同的條件。
就被許可人來說，被許可商標被轉(zhuǎn)讓是潛在的商業(yè)風(fēng)險，因為受讓人很可能不知曉被許可人的存在，從而將該商標許可給他人使用。雖然最高人民法院的司法解釋站在被許可人方，但商標使用許可一次最多10年，當(dāng)被許可人將品牌擴大之時，也已幾乎到了權(quán)利用盡之日，為他人作嫁衣裳，被許可人需三思。退一步說，即使受讓人知曉被許可人的存在，受讓人也很有可能不愿意將該商標繼續(xù)許可給被許可人使用，或通過其他方式來停止被許可人對商標的實際使用。因此，在被許可人簽訂許可合同時，應(yīng)與許可人就如果發(fā)生商標轉(zhuǎn)讓事宜之后續(xù)進行約定。
根據(jù)《2015中國商標戰(zhàn)略年度發(fā)展報告》顯示，2015全年，商標局共簽發(fā)商標注冊申請233.90萬件；《2016年度各省、自治區(qū)、直轄市商標申請與注冊統(tǒng)計表》顯示，2015年12月16日至2016年12月15日，全國合計注冊件數(shù)超過211.90萬件。商標申請總量的大增會提高商標許可、轉(zhuǎn)讓等各項商標事務(wù)的活躍度。就兩個漢字組成的文字商標來說，曾不止一個客戶向筆者抱怨，現(xiàn)今的商標名字越來越難取，因為能想到的好聽的、好看的都已經(jīng)被注冊，除了擴展?jié)h字的字數(shù)以增加顯著性，也有客戶考慮向商標注冊人購買商標。同時，在一些商標糾紛中，隨著案件進展，各方當(dāng)事人也會就商標許可問題進行協(xié)商，簽署協(xié)議，從而達到各方共贏的結(jié)果。以上，筆者在商標許可、轉(zhuǎn)讓事務(wù)中的些許分析希望可以起到拋磚引玉的作用，也希望得到各方指正。